Conducta inequitativa

En la legislación de patentes de los Estados Unidos , la conducta inequitativa es una violación del deber de franqueza y buena fe del solicitante durante la tramitación de una patente o un procedimiento similar al tergiversar u omitir información material con la intención específica de engañar a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos . Una reclamación de conducta inequitativa es una defensa ante las acusaciones de infracción de patentes . Incluso en un caso en el que se infringe una patente válida, un tribunal que se pronuncie sobre una acusación de infracción puede ejercer su poder de discreción equitativa para no hacer cumplir la patente si el titular de la patente (el propietario de la patente) ha incurrido en una conducta inequitativa.

La Norma 56 de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos explica que las patentes están "afectadas por un interés público. El interés público se atiende mejor y el examen de patentes más eficaz se produce cuando, en el momento en que se examina una solicitud, la Oficina conoce y evalúa las enseñanzas de toda la información material para la patentabilidad ". En consecuencia, cada persona individual "asociada con la presentación y tramitación de una solicitud de patente tiene el deber de franqueza y buena fe en su trato con la Oficina, lo que incluye el deber de revelar a la Oficina toda la información que esa persona conozca que es material para la patentabilidad". ^[1]

La conducta inequitativa ocurre cuando un solicitante de patente tergiversa u omite información material con la intención específica de engañar a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos . En otras palabras, los elementos de la conducta inequitativa son la materialidad y la intención engañosa. La intención engañosa puede inferirse de pruebas indirectas o circunstanciales, pero no de la materialidad.

La información es material si "la PTO no habría permitido una reclamación si hubiera tenido conocimiento de la técnica anterior no divulgada" o si se ha producido una "mala conducta manifiestamente manifiesta". Véase Therasense, Inc. v. Becton . ^[2] En respuesta a Therasense, la USPTO reescribió su definición de materialidad para decir que la información es material si

(1) Establece, por sí sola o en combinación con otra información, un caso prima facie de no patentabilidad de una reivindicación ; o

(2) Refuta o es incompatible con una posición que el solicitante adopta en:

(i) Oponerse a un argumento de no patentabilidad en el que se base la Oficina, o

(ii) Afirmar un argumento de patentabilidad. ^[1]

La tergiversación u omisión puede incluir:

a) no presentar material del estado de la técnica conocido por el solicitante;

(b) no explicar las referencias en un idioma extranjero o no presentar traducciones completas o parciales preexistentes de las referencias;

c) inexactitudes en cuanto a hechos, incluidas inexactitudes en declaraciones juradas relativas a la patentabilidad ; y

(d) descripción errónea de la invención (autoría).

La parte que solicita al tribunal que se niegue a hacer cumplir la patente, generalmente el supuesto infractor , tiene la carga de probar la conducta injusta ante el tribunal. La parte solicitante debe demostrar mediante pruebas claras y convincentes que el titular de la patente retuvo o tergiversó información intencionalmente y que la información era importante . ^[1] La conducta injusta demostrada en cualquier reclamación puede exponer toda la patente a la inaplicabilidad .

En apelación , una constatación de conducta inequitativa se revisa bajo el estándar de abuso de discreción . ^[3]

Los casos de manos sucias de Keystone Driller v. General Excavator , Hazel-Atlas v. Hartford y Precision v. Automotive formaron la base de la doctrina de conducta inequitativa que se desarrolló y evolucionó con el tiempo. ^[2]

En el caso Keystone de 1933 , el titular de la patente fabricó y suprimió pruebas en una solicitud de patente y su posterior defensa en dos acciones por infracción diferentes: el titular de la patente pagó al usuario de la técnica anterior para que cometiera perjurio firmando una declaración jurada falsa de que su uso era un experimento abandonado, y compró el acuerdo del usuario de la técnica anterior para mantener en secreto los detalles del uso anterior y suprimir esas pruebas. Como era de esperar, el titular de la patente tampoco reveló esos hechos a la PTO ni a los co-litigantes en las acciones por infracción. Los demandados en la segunda acción descubrieron y presentaron pruebas de la mala conducta, y si bien el tribunal de primera instancia rechazó la desestimación por ese motivo, en apelación el Sexto Circuito revocó la decisión del tribunal de primera instancia y devolvió la orden para la desestimación, y la Corte Suprema confirmó la decisión. ^[4]

En el caso Hazel-Atlas de 1944 , los abogados de un titular de patente también fabricaron y suprimieron pruebas en apoyo de una solicitud de patente contratando a un experto para que publicara un artículo en una revista especializada bajo su propio nombre en el que elogiaba la invención como un avance notable en la técnica. Después de que la patente fuera aprobada y emitida sobre esa base, el titular de la patente presentó una acción por infracción contra Hazel-Atlas, pero no tuvo éxito en el tribunal de primera instancia, por lo que el titular de la patente apeló el asunto ante el Tercer Circuito, donde el titular de la patente presentó el artículo de la revista especializada adquirido. Ese tribunal de apelación revocó la sentencia del tribunal de primera instancia y falló a favor del titular de la patente, después de lo cual Hazel-Atlas resolvió la demanda por infracción y el titular de la patente pagó más dinero al experto. Sin embargo, las mentiras del titular de la patente fueron descubiertas en el caso US v. Hartford-Empire , ^[5] tras lo cual Hazel-Atlas solicitó al Tercer Circuito que reconsiderara su decisión anterior, y aunque se negó, la Corte Suprema no lo hizo y revocó la decisión, anulando la decisión del tribunal de apelaciones y la sentencia contra Hazel-Atlas, y restableciendo la sentencia original del tribunal de primera instancia que desestimó el caso del titular de la patente. ^[6]

En el caso Precision de 1945 , el titular de la patente suprimió pruebas de perjurio ante la PTO e intentó hacer cumplir la patente contaminada por perjurio. En la solicitud a la PTO, el titular de la patente alegó fechas falsas de concepción, divulgación, dibujo, descripción y puesta en práctica, y luego testificó la veracidad de las mismas en un procedimiento de interferencia. El titular de la patente competidor descubrió la verdad, pero obtuvo los derechos de la patente mediante un acuerdo privado, cómplice del plan, y luego intentó hacer cumplir la patente contra otros. En una acción de ejecución posterior, un tribunal de primera instancia se enteró de los hechos y falló en contra del titular de la patente basándose en que el titular de la patente tenía las manos sucias, pero el tribunal de apelaciones del Séptimo Circuito revocó la decisión y, en una apelación posterior, la Corte Suprema revocó la decisión del tribunal de primera instancia y restableció la decisión del tribunal de primera instancia. ^[7]

En el caso McKesson v. Bridge Medical de 2007 , ^[8] el Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito determinó que se había producido una conducta injusta porque un abogado de patentes no proporcionó a los examinadores de patentes información sobre una acción de la oficina en un caso relacionado. McKesson es una advertencia para los solicitantes de patentes: sean demasiado inclusivos con las solicitudes de patentes para asegurarse de que ninguna omisión ponga en peligro una patente. ^[9]

Sin embargo, una decisión posterior de la CAFC parece contradecir directamente el estándar utilizado en McKesson . En el caso de 2009 Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores Inc. and SAAT Systems , ^[10] SAAT intentó defenderse con un reclamo de conducta inequitativa, alegando que Exergen estaba al tanto de dos patentes anteriores que no citó al examinador durante el procesamiento. Sin embargo, el tribunal de distrito rechazó la moción de conducta inequitativa de SAAT como defensa, sosteniendo que las alegaciones de SAAT no eran lo suficientemente específicas para cumplir con el requisito de particularidad de FRCP 9(b). El Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito confirmó este fallo y dictaminó que dichas alegaciones deben especificar quién participó en la conducta inequitativa, qué es exactamente lo que esa persona ocultó o declaró incorrectamente a sabiendas a la PTO y cómo la omisión o declaración incorrecta afectó la patentabilidad de las reclamaciones individuales. El tribunal opinó que la conducta inequitativa no es un "encantamiento mágico que se pueda invocar contra todo titular de patente" mediante una "mera demostración de que no se divulgó arte o información que tuviera cierto grado de materialidad". ^[9]

En un desarrollo posterior, en el caso de 2011 de Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co , ^[2] el mismo Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en sesión en pleno limitó esta defensa a (a) ocasiones en las que los actos de los titulares de patentes están relacionados directamente con la patente, y (b) cuando se puede probar que los titulares de patentes participaron en una intención engañosa. ^[11] Un comentarista señaló que este cambio ha llevado a una "alineación virtual de conducta inequitativa y fraude del Proceso Walker   que fue logrado por Therasense ". ^[12] Bajo el nuevo estándar, el Tribunal de Apelaciones no encontró conducta inequitativa en Powell v. Home Depot USA, Inc. [ ^{13] [14]}

• Uso indebido de patentes
• Ética jurídica