Actividad inventiva y no obviedad
Concepto en el derecho de patentes
Ley de patentes
Reseñas generales
Conceptos de procedimiento
Requisitos de patentabilidad y conceptos relacionados
Otros requisitos legales
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Por tema específico
Véase también

El principio de actividad inventiva y no obviedad refleja un requisito general de patentabilidad presente en la mayoría de las leyes de patentes , según el cual una invención debe ser suficientemente inventiva —es decir, no obvia— para ser patentada. [1] En otras palabras, "[el] principio de no obviedad pregunta si la invención se encuentra a una distancia adecuada más allá o por encima del estado de la técnica ". [2]

La expresión "actividad inventiva" se utiliza en la Convención sobre Patentes Europeas y en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes , mientras que la expresión "no obviedad" se utiliza predominantemente en la legislación de patentes de los Estados Unidos . [1] La expresión "inventividad" también se utiliza a veces. [3] Aunque el principio básico es aproximadamente el mismo, la evaluación de la actividad inventiva y la no obviedad varía de un país a otro. Por ejemplo, la práctica de la Oficina Europea de Patentes (OEP) difiere de la práctica en el Reino Unido .

Razón fundamental

El requisito de actividad inventiva o de no obviedad tiene por objeto evitar la concesión de patentes para invenciones que sólo resultan del "diseño y desarrollo normal de un producto", para lograr un equilibrio adecuado entre el incentivo que ofrece el sistema de patentes, es decir, fomentar la innovación, y su coste social, es decir, conferir monopolios temporales. [4] En la legislación de patentes de los Estados Unidos, se utiliza la expresión quid pro quo para justificar la necesidad del requisito de no obviedad .

El requisito de no obviedad es, por tanto, una medida de lo que la sociedad acepta como un descubrimiento valioso. [5] Otras razones para el requisito de no obviedad son ofrecer incentivos para la investigación fundamental en lugar de para las "mejoras incrementales", y minimizar la "proliferación de patentes económicamente insignificantes que son costosas de buscar y licenciar". [6]

Teoría de la inducción

Según la teoría de la inducción, "si una idea es tan obvia que la gente en el campo la desarrollaría sin mucho esfuerzo, entonces los incentivos proporcionados por el sistema de patentes pueden ser innecesarios para generar la idea". [7] Por lo tanto, existe la necesidad de "desarrollar algún medio para eliminar aquellas invenciones que no serían divulgadas o ideadas sin la inducción de una patente". [8] Merges y Duffy [9] lamentan que "el estándar de inducción no haya sido influyente en la doctrina legal, y su ausencia en la jurisprudencia posterior plantea una de las grandes preguntas sin respuesta del derecho de patentes: ¿cómo pueden los tribunales seguir ignorando un enfoque aparentemente razonable y teóricamente sólido para determinar la patentabilidad?"

Controversias y alternativas

Si bien el requisito de no obviedad pretende eliminar las invenciones "fáciles", conlleva varias desventajas para el sistema de patentes en general, en particular en el campo farmacéutico, que depende en gran medida de la protección mediante patentes. Por ejemplo,

  1. "El criterio de no obviedad tiene el efecto irónico de volver contra sí mismo el progreso en las ciencias farmacéuticas, porque niega la protección de patentes a los medicamentos basados ​​en los avances científicos que permitieron a los investigadores identificarlos como los que probablemente sean eficaces". Las compañías farmacéuticas "frecuentemente abandonan los medicamentos candidatos prometedores debido a las debilidades percibidas en su protección de patentes". "El problema de los medicamentos obvios -y por lo tanto no patentables- promete empeorar con el tiempo porque el requisito de no obviedad, casi por definición, vuelve contra sí mismo el progreso en las ciencias farmacéuticas; es decir, niega la protección de patentes a los nuevos medicamentos basados ​​en los mismos avances científicos que llevaron a su descubrimiento". "El verdadero problema es la naturaleza del propio requisito de no obviedad, que niega la protección de patentes a los medicamentos que parecen más prometedores en las primeras investigaciones y penaliza el progreso en las ciencias farmacéuticas. Dadas estas extrañas tendencias dentro de la doctrina, no es sorprendente que los investigadores de medicamentos se topen con frecuencia con el requisito de no obviedad como una barrera para patentar sus descubrimientos". [10] "Los costos sociales de perder esos medicamentos probablemente superen con creces cualquier beneficio para el público de un acceso más rápido a genéricos baratos de los medicamentos no patentables que realmente llegan al mercado". "Siempre que las normas sobre patentes impiden la introducción de un nuevo medicamento o terapia, o incluso simplemente la retrasan, como puede estar sucediendo con la finasterida (para prevenir el cáncer de próstata), el daño al público puede ser grave". "La política actual de patentes, que niega la protección de patentes a los medicamentos porque carecen de novedad o son obvios, plantea por lo tanto una amenaza sustancial para el bienestar del público". "Las normas sobre patentes suprimen la innovación farmacéutica al limitar las patentes a nuevas ideas innovadoras para medicamentos, de modo que el sistema no ofrece incentivos para el desarrollo de medicamentos socialmente valiosos que se divulgaron o se hicieron parecer prometedores en publicaciones anteriores". [11] También se ha sugerido que "dado que los requisitos de ensayos clínicos de la FDA son la razón por la cual las empresas rara vez desarrollan medicamentos sin protección de competidores genéricos", la FDA debería poder administrar la recompensa de la exclusividad con la necesidad de esa protección, ofreciendo una solución conveniente para las deficiencias del sistema de patentes en la promoción del desarrollo de medicamentos. [12]
  2. El hecho de que las propias divulgaciones de un inventor puedan utilizarse como técnica anterior —no sólo para el análisis de novedad sino también de no obviedad— obliga a las empresas, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro (desde la Ley Bayh-Dole en los EE.UU.) a retrasar (o detener por completo) la difusión de los resultados de sus investigaciones, complica las colaboraciones entre diferentes instituciones y obstaculiza el propósito constitucional de las patentes de "promover el progreso de la ciencia".
  3. Muy a menudo, la patente original de la invención, que tiene un fuerte nivel inventivo que representa una invención revolucionaria importante, se presenta más de 20 años antes de que comience la comercialización de su tecnología, y los inventores originales no cosechan los frutos de su invención. En cambio, las personas que aparecieron más tarde (más cerca del inicio de la comercialización) con mejoras incrementales a la tecnología original, con tales mejoras que tienen un nivel inventivo mucho más débil, tienen una mejor oportunidad de monetizar sus inventos. Un ejemplo famoso de tal situación es la tecnología de batería de flujo redox de vanadio , inventada y patentada originalmente por Pelligri y Spaziante en 1978 (patente del Reino Unido 2030349, Oronzio de Nori Impianti Elettrochimici SpA, 1978) pero que no se comercializó ampliamente hasta aproximadamente 2017. [13]

Aunque todos los países con sistemas de patentes en funcionamiento actualmente tienen un requisito de actividad inventiva, se ha cuestionado la necesidad de dicha doctrina. Por ejemplo, se ha propuesto la "novedad sustancial" como un enfoque alternativo. [14] Además, muchos países tienen, además de patentes, modelos de utilidad , que tienen un requisito menor (o ninguno) de no obviedad a cambio de una duración de monopolio más corta. La disponibilidad de protección de modelos de utilidad minimiza para los inventores, desarrolladores y fabricantes el riesgo asociado con la incertidumbre del resultado del análisis de no obviedad (litigios) (véase más adelante).

En los Estados Unidos no existe una gradación que establezca una actividad inventiva más fuerte: la duración de la patente es más larga y se utiliza un enfoque de todo o nada. En un sistema de este tipo, trazar la línea entre la actividad inventiva (todo) y la obviedad (nada) es ambiguo, como ilustran numerosos juicios con resultados cambiantes en apelación (por ejemplo, Sanofi-Aventis GmbH v. Glenmark Pharmaceuticals , 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014) [15] ). Además, algo exclusivo de los Estados Unidos es la posibilidad de presentar como prueba de la no obviedad hechos descubiertos después de presentar la solicitud de patente en cuestión. (por ejemplo, Knoll Pharm. Co. v Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Fed. Circ. 2004) y Genetics Inst., LLC v Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

Aunque se ha reconocido ampliamente la necesidad de establecer un nivel bajo de inventiva, los medios propuestos para medirlo en la práctica han sido todos bastante infructuosos a pesar de 200 años de jurisprudencia. "Un estándar claro y fácil de aplicar de manera consistente marcará exactamente dónde se encuentra el nivel de no obviedad, proporcionando a la sociedad en su conjunto, y a los legisladores en particular, un punto de referencia para medir la eficacia del sistema de patentes. Además, dicho estándar permitirá a los tribunales inferiores determinar la no obviedad de manera correcta y consistente, al menos hipotéticamente reduciendo la incertidumbre, induciendo uniformidad y disminuyendo las probabilidades de revocación". [5] El Sr. Cecil D. Quillen Jr., Asesor Principal de Putnam, Hayes and Bartlett, Inc., y ex Asesor General de Eastman-Kodak Company , coincide: "La PTO debería aplicar el mismo estándar seguido en los tribunales para que los titulares de patentes reciban una patente que sea digna de respeto en lugar de una mera invitación a la ruleta de los litigios". [16] Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha criticado a la agencia de patentes por no seguir los mismos estándares que los tribunales:

[C]abe recordar que la responsabilidad principal de descartar el material no patentable recae en la Oficina de Patentes. Esperar a que se presente un litigio es, a todos los efectos prácticos, debilitar el sistema de patentes. Hemos observado una diferencia notoria entre los criterios aplicados por la Oficina de Patentes y por los tribunales. Si bien se pueden aducir muchas razones para explicar la discrepancia, una de ellas bien podría ser la libertad de acción que suelen ejercer los examinadores en su uso del concepto de "invención". [17]

Jurisdicciones

Canadá

El requisito de no obviedad está codificado en la sección 28.3 de la Ley de Patentes (RSC, 1985, c. P-4) . [18]

28.3 La materia definida por una reivindicación en una solicitud de patente en Canadá debe ser una materia que no habría sido obvia en la fecha de la reivindicación para una persona experta en el arte o la ciencia a la que pertenece, teniendo en cuenta
a) información divulgada más de un año antes de la fecha de presentación por el solicitante, o por una persona que obtuvo conocimiento, directa o indirectamente, del solicitante de tal manera que la información se volvió disponible para el público en Canadá o en otro lugar; y
b) información divulgada antes de la fecha de reclamación por una persona no mencionada en el párrafo a) de tal manera que la información se hizo disponible al público en Canadá o en otro lugar.

La Corte Suprema de Canadá confirmó la prueba de no obviedad establecida en Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd. [19] en Apotex Inc. v. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc .:

  1. Identificar al "experto en la materia" nocional e identificar el conocimiento general común relevante de esa persona;
  2. Identificar el concepto inventivo de la reivindicación en cuestión o, si eso no puede hacerse fácilmente, interpretarlo;
  3. Identificar qué diferencias existen, si las hay, entre el asunto citado como parte del "estado de la técnica" y el concepto inventivo de la reivindicación o la reivindicación tal como se interpreta;
  4. Vistas sin ningún conocimiento de la supuesta invención tal como se reivindica, ¿constituyen esas diferencias pasos que habrían sido obvios para el experto en la materia o requieren algún grado de invención?

Los tribunales canadienses también reconocen los equivalentes de los indicios objetivos estadounidenses, es decir, los factores que respaldan la patentabilidad de una invención [20] [¿ fuente autopublicada? ] :

  1. Una necesidad largamente sentida pero no satisfecha de la invención mientras que las técnicas y elementos necesarios para implementarla ya estaban disponibles desde hacía tiempo;
  2. La comprensión de que existía un problema y de cuál era éste era algo que los expertos en la materia no habían visto antes;
  3. Intentos sustanciales por parte de expertos en la materia para satisfacer la necesidad de (1) o hacer frente a las dificultades que surgen de la falta de comprensión del problema de (2);
  4. El éxito comercial de la invención está relacionado causalmente con la invención en sí y no con factores como la publicidad o un embalaje atractivo;
  5. Sustitución en la industria de los dispositivos del estado de la técnica por la invención patentada;
  6. Copia rápida de la invención del titular de la patente por parte de competidores;
  7. Aceptación por parte de la industria de la validez de la patente al respetarla mediante la obtención de licencias o no infringirla, o ambas cosas:
  8. La existencia de conocimientos o enseñanzas previas ajenas a la dirección técnica seguida por el titular de la patente;
  9. Imprevistos de los resultados de la invención para los expertos en la materia; y
  10. Incredulidad y desconfianza por parte de los expertos en la materia ante el hecho de que el enfoque del titular de la patente funcionara.

Convenio sobre la Patente Europea (CPE)

De conformidad con el artículo 52(1) en relación con el artículo 56, primera frase, del CPE, se concederán patentes europeas para invenciones que, entre otras cosas, impliquen una actividad inventiva, es decir, que la invención, habida cuenta del estado de la técnica , no sea evidente para un experto en la materia .

Las Divisiones de Examen , las Divisiones de Oposición y las Salas de Recurso de la OEP casi siempre aplican el "enfoque problema-solución" para evaluar y decidir si una invención implica una actividad inventiva. El enfoque consiste en:

  1. identificar la técnica anterior más cercana , la técnica anterior más relevante o al menos un punto de partida realista;
  2. determinar el problema técnico objetivo , es decir, determinar, a la vista del estado de la técnica más cercano, el problema técnico que la invención reivindicada aborda y resuelve con éxito; y
  3. examinar si la solución reivindicada al problema técnico objetivo es obvia para el experto en la materia a la vista del estado de la técnica en general.

Este último paso se lleva a cabo según el enfoque “podría-podría”. Según este enfoque, la pregunta que se debe responder para evaluar si la invención implica actividad inventiva es la siguiente (la pregunta es el clímax del enfoque problema-solución):

¿Existe alguna enseñanza en el estado de la técnica , en su conjunto, que hubiera, no simplemente podido , incitado al experto, enfrentado al problema técnico objetivo formulado al considerar las características técnicas no divulgadas por el estado de la técnica más próximo, a modificar o adaptar dicho estado de la técnica más próximo teniendo en cuenta esa enseñanza [la enseñanza del estado de la técnica, no sólo la enseñanza del estado de la técnica más próximo], llegando así a algo comprendido en los términos de las reivindicaciones, y logrando así lo que la invención logra?

Si el experto en la materia se hubiera visto obligado a modificar la técnica anterior más cercana de manera tal de llegar a algo que estuviera comprendido en los términos de las reivindicaciones, entonces la invención no implica una actividad inventiva.

La cuestión no es si el experto en la materia podría haber llegado a la invención adaptando o modificando el estado de la técnica más próximo, sino si lo habría hecho porque el estado de la técnica lo habría incitado a hacerlo con la esperanza de resolver el problema técnico objetivo o con la expectativa de obtener alguna mejora o ventaja. Esto debe haber sido así para el experto en la materia antes de la fecha de presentación o de prioridad válida para la reivindicación objeto de examen.

Reino Unido

La prueba fundamental para evaluar si existe una actividad inventiva sigue siendo la prueba legal: Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82 en [17]. Esa prueba es la siguiente: se considerará que una invención implica una actividad inventiva si "no es obvia" para "una persona experta en la materia", teniendo en cuenta cualquier asunto que forme parte del "estado de la técnica" en virtud del artículo 2(2): s 3 Ley de Patentes de 1977 .

Los tribunales del Reino Unido han adoptado un marco general para ayudar a abordar (no responder) la prueba legal fundamental, conocida como prueba de Windsurf o de Pozzoli .

En el caso Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59, el Tribunal de Apelación sugirió el siguiente marco:

  1. Identificar el concepto inventivo plasmado en la patente;
  2. Imputar a un destinatario normalmente experto pero falto de imaginación lo que era de conocimiento general común en la técnica en la fecha de prioridad;
  3. Identificar las diferencias (si las hay) entre el asunto citado y la supuesta invención; y
  4. Decida si esas diferencias (vistas sin ningún conocimiento de la supuesta invención) constituían pasos que habrían sido "obvios" para el experto, o si requerían algún grado de invención.

Esta prueba ha sido ligeramente reelaborada en el caso más reciente del Tribunal de Apelaciones Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 de junio de 2007): [21]

  1. (a) Identificar al "experto en la materia" nocional, (b) Identificar el conocimiento general común relevante de esa persona;
  2. Identificar el concepto inventivo de la reivindicación en cuestión o, si eso no puede hacerse fácilmente, interpretarlo;
  3. Identificar qué diferencias existen, si las hay, entre el asunto citado como parte del "estado de la técnica" y el concepto inventivo de la reivindicación o la reivindicación tal como se interpreta;
  4. Vistas sin ningún conocimiento de la supuesta invención tal como se reivindica, ¿constituyen esas diferencias pasos que habrían sido obvios para el experto en la materia o requieren algún grado de invención?

En Schlumberger Holdings Ltd versus Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 de julio de 2010), el Tribunal de Apelaciones aclaró que el destinatario experto ficticio (que puede ser un equipo experto) utilizado para determinar la actividad inventiva puede variar del utilizado para determinar la interpretación o suficiencia de la reivindicación.

Estados Unidos

"No obviedad" es el término utilizado en la ley de patentes de los EE. UU. para describir uno de los requisitos que debe cumplir una invención para calificar como patentable, codificado en 35 USC §103 en 1952. Uno de los principales requisitos de patentabilidad en los EE. UU. es que la invención que se patenta no sea obvia, lo que significa que una " persona con conocimientos ordinarios en la materia " (PHOSITA) no sabría cómo resolver el problema al que se dirige la invención utilizando exactamente el mismo mecanismo. Dado que el estándar PHOSITA resultó ser demasiado ambiguo en la práctica, la Corte Suprema de los EE. UU. proporcionó más tarde dos enfoques más útiles, que actualmente controlan el análisis práctico de la no obviedad por parte de los examinadores de patentes y los tribunales: Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al. , 383 US 1 (1966) proporciona pautas de lo que es "no obvio", y KSR v. Teleflex (2006) proporciona pautas de lo que es "obvio".

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Barton, John H. (2003). "No evidencia". IDEA . 43 (3): 475–506.La "no obviedad", o, como se conoce en Europa, "actividad inventiva", es uno de los cuatro requisitos tradicionales (y ampliamente aceptados) para la concesión de una patente.
  2. ^ Barton, John H. (2003)
  3. ^ Kiklis (2014). La Corte Suprema sobre la ley de patentes . Aspen Publishers Online. pp. 6–12. ISBN 9781454847748.
  4. ^ Barton, John H. (2003). "No-Obviedad". IDEA . 43 (3): 475–506. Sólo la investigación que vaya más allá de la que se realiza como parte del diseño y desarrollo normal de un producto debería ser recompensada con una patente. El rediseño rutinario no debería ser suficiente, ya que no hay necesidad de monopolios como incentivo para dicha investigación.
  5. ^ ab Mojibi, Ali (2010). "Un estudio empírico del efecto de KSR v. Teleflex en la jurisprudencia sobre validez de patentes del Circuito Federal". Albany Law Journal of Science and Technology . 20 (3): 559–596.
  6. ^ Merges y Duffy, ISBN 978-1-4224-8030-4 , pág. 624 
  7. ^ Merges y Duffy, ISBN 978-1-4224-8030-4 , pág. 622 
  8. ^ https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/1/case.html Capítulo III
  9. ^ Merges y Duffy, ISBN 978-1-4224-8030-4 pág. 671 
  10. ^ Roin, Benjamin N. "Medicamentos no patentables y estándares de patentabilidad 87 Texas Law Review 2008-2009". Texas Law Review . 87 : 503 . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
  11. ^ "Copia archivada" (PDF) . dash.harvard.edu . Archivado desde el original (PDF) el 14 de octubre de 2015 . Consultado el 15 de enero de 2022 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  12. ^ Roin, Benjamin (2009). "Medicamentos no patentables y estándares de patentabilidad". Texas Law Review . 87 (3): 504–570.
  13. ^ Revista de fuentes de energía 431(2019)239-249 DOI: 10.1016/j.jpowsour.2019.05.035
  14. ^ EW Kitch. La naturaleza y el funcionamiento del sistema de patentes. 20 JL& Econ.265, 284 (1977)
  15. ^ "SANOFI-AVENTIS GMBH v. GLENMARK PHARMACEUTICALS, 748 F. 3d 1354 - Tribunal de Apelaciones, Circuito Federal 2014 - Google Académico".
  16. ^ Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá, Un estudio sobre el estándar de no obviedad en la legislación sobre patentes: Capítulo 3 Archivado el 26 de enero de 2016 en Wayback Machine .
  17. ^ Graham contra John Deere Co. , 383 US 1, 18 (1966).
  18. ^ "Ley de Patentes (RSC, 1985, c. P-4)". s.42. Archivado desde el original el 21 de enero de 2012. Consultado el 28 de noviembre de 2011 .{{cite web}}: CS1 maint: location (link)
  19. ^ Windsurfing International Inc. contra Tabur Marine (Gran Bretaña) Ltd. , [1985] RPC 59 (CA).
  20. ^ "Derecho de propiedad intelectual de Lambert | Edmonton, Alberta, Canadá | El proceso de patentes". www.lambertlaw.ca . Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  21. ^ "Pozzoli Spa contra BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 de junio de 2007)".

Lectura adicional

  • Tran, Jasper (2014–15). "El momento es importante: la antigüedad de la técnica anterior infiere la no obviedad de la patente". Gonzaga Law Review . 50 : 189. SSRN  2562948.
  • G. Knesch, Evaluación de la actividad inventiva en los procedimientos de examen y oposición en la EPO, epi Information 3/1994, págs. 95–101.
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