Prueba de máquina o transformación

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En la legislación de patentes de los Estados Unidos , la prueba de máquina o transformación es una prueba de elegibilidad de patente según la cual una reivindicación de un proceso califica para ser considerada si (1) el proceso es implementado por una máquina particular de una manera no convencional y no trivial o (2) el proceso transforma un artículo de un estado a otro. ^[1]

El origen de la prueba se remonta a la respuesta del gobierno de 1972 sobre el fondo del asunto en el caso Gottschalk v. Benson de la Corte Suprema de Estados Unidos : ^{[2] [3]}

"Sostenemos que los casos siguen esa regla [máquina o transformación] —implícita o explícitamente— y que no pueden racionalizarse de otra manera". [4]

La prueba también se mencionó en la trilogía de elegibilidad de patentes de la década de 1970 : Gottschalk v. Benson , ^[2] Parker v. Flook , ^[5] y Diamond v. Diehr . ^[6]

La "prueba de la máquina o transformación" fue finalmente aprobada en 2008 por el Circuito Federal en Bilski , ^[7] al tiempo que anuló explícitamente su prueba anterior de "resultado útil, tangible y concreto" adoptada en 1998 en State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. Numerosos comentaristas legales elogiaron la prueba de la "máquina o transformación" por su simplicidad, objetividad, confiabilidad e independencia del resultado del tiempo y la disponibilidad de la técnica anterior. ^[8] La jueza Pauline Newman escribió un fuerte disenso argumentando a favor de una definición más amplia de los procesos patentables.

En apelación, en su decisión de 2010 en Bilski v. Kappos, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a respaldar la prueba de "máquina o transformación" como el único criterio para determinar la materia patentable , afirmando en cambio que la prueba de máquina o transformación "si bien es útil, no es una prueba exclusiva para determinar la patentabilidad de un proceso". Tras el disenso de Pauline Newman , el SCOTUS opinó que los casos futuros podrían presentar patrones de hechos que exigieran una regla diferente de la aplicable a los casos pasados ​​y, por lo tanto, la prueba de máquina o transformación era solo una "pista" (es decir, no es una prueba necesaria ni suficiente, véase más abajo) para determinar la materia patentable. ^[9]

A raíz de la opinión de la Corte Suprema de 2010 en Bilski v. Kappos , que rechazó la máquina o transformación como la única prueba de elegibilidad de una patente y confirmó que es solo una "pista útil", ahora está claro que esta prueba es solo una forma de medir si la reivindicación de patente en cuestión prevalece sustancialmente sobre todas las aplicaciones de la idea o principio subyacente en el que se basa una patente, siendo dicha prevalecía una prueba mucho más básica y general de elegibilidad o inelegibilidad de una patente. ^[10]

La Corte Suprema ha sostenido ^[11] que la prueba de la máquina o transformación no es la única prueba para determinar si los procesos son patentables. La petición de certiorari en Bilski impugnó esa proposición. ^[12] Y la opinión de la Corte Suprema en Bilski rechazó expresamente la declaración del Circuito Federal de que era la prueba exclusiva que debía aplicarse; a pesar de un desacuerdo sobre la justificación adecuada, la corte fue unánime en este punto.

En Gottschalk v. Benson , el tribunal reservó expresamente el punto y se negó a adoptar la prueba como exclusiva, afirmando:

Se sostiene que una patente de proceso debe estar vinculada a una máquina o aparato en particular o debe funcionar para cambiar artículos o materiales a un "estado o cosa diferente". No sostenemos que ninguna patente de proceso podría calificar si no cumpliera con los requisitos de nuestros precedentes anteriores. ^[13]

En su escrito en el caso Benson, el Gobierno había argumentado que el Tribunal debía resolver así y que era imposible justificar la jurisprudencia de otro modo. El Tribunal, en su fallo, rechazó o no estuvo de acuerdo con ese argumento. ^[14]

Las opiniones de Benson y Bilski dejaron sin explicar detalles importantes de la prueba de máquina o transformación. ^[1] Los detalles incluyen qué tipo de transformación es suficiente para conferir elegibilidad para la patente y cuáles son las características de una "máquina particular" que confiere elegibilidad para la patente.

Se dice que la transformación de un artículo de una cosa o estado a otro es una clave para la elegibilidad de una patente. Así, en Benson , el tribunal afirmó que "la transformación y reducción de un artículo 'a un estado o cosa diferente' es la clave para la patentabilidad de una reivindicación de proceso...". Cien años antes, el tribunal había dicho: "Un proceso es... un acto, o una serie de actos, realizados sobre la materia que se va a transformar y reducir a un estado o cosa diferente". ^[15]

¿Qué es un artículo?

La opinión de Benson indicó que el artículo tenía que ser un objeto físico, como un trozo de caucho (para transformarse de un estado crudo a uno curado), un trozo de cuero (para transformarse de piel sin curtir a cuero curtido), ^[16] o un montón de harina (para transformarse de partículas gruesas a superfinas). ^{[17] Sin embargo, la opinión} In re Schrader del Circuito Federal indicó que el artículo podría ser una señal electrónica representativa de un parámetro físico, como una señal de EKG ("señales de electrocardiógrafo representativas de la actividad cardíaca humana") o un sismograma ("señales de reflexión sísmica representativas de discontinuidades debajo de la superficie de la tierra"). ^[18] Por lo tanto, la opinión de Schrader reprendió a la Corte Suprema por hablar de "artículos" físicos en lugar de "materia objeto", y por lo tanto reflejar solo "imperfectamente" el principio legal relevante. El tribunal de Bilski parece adherirse a la formulación de Schrader , en lugar de a la de Benson , de modo que parece considerar que una transformación de señal es patentable cuando la señal es representativa de ciertos tipos de acciones físicas. Pero una transformación de señales representativas de relaciones monetarias o legales no califica, dada la confirmación del rechazo de la PTO al reclamo de Bilski y quizás también el tratamiento dado por el tribunal de Bilski al State Street Bank . ^[19]

¿Cuánta transformación es necesaria?

El juez Rader preguntó en su opinión disidente en el caso Bilski : "¿Qué forma o cantidad de 'transformación' es suficiente?". El tribunal no respondió a su pregunta. Puede ser que se requiera un cambio físico o químico "sustancial" de las propiedades que sea importante para los objetivos de la invención, pero esto todavía está por resolver.

Benson y Bilski hablan de que el proceso está ligado a "una máquina particular", mientras que Flook dice que la implementación mecánica de un principio natural debe ser "inventiva":

Aunque un fenómeno de la naturaleza o una fórmula matemática sean bien conocidos, la aplicación inventiva de un principio puede patentarse. Por el contrario, el descubrimiento de un fenómeno de esa naturaleza no puede dar lugar a una patente a menos que exista algún otro concepto inventivo en su aplicación. ^[20]

En Flook se admitió que la implementación era convencional y no se apartaba de la técnica anterior. Por lo tanto, el principio con o más una implementación convencional no era patentable. El Tribunal de Flook también citó y se basó en el mismo principio que se ilustró en Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., ^[21] en el que el principio natural se implementó de una manera tan trivial a primera vista que la patente sobre el artículo de fabricación que lo implementaba era equivalente a una patente sobre el principio natural. ^[22]

Este aspecto de la prueba de la máquina o transformación sigue siendo hasta cierto punto un tema incierto y controvertido. Durante un tiempo se afirmó que sigue "sin estar claro si vincular un proceso a una computadora de uso general es suficiente para pasar la prueba de la máquina o transformación". ^[1] Pero en 2014 la Corte Suprema sostuvo expresamente en el caso Alice que simplemente agregar a una reivindicación "hazlo con una computadora" no podía hacer que se pudiera obtener una patente. El caso Alice y sus derivados también pusieron en duda la afirmación de que el uso del " formato de reivindicación de computadora programada " supera el problema de la elegibilidad de la patente . ^[23] La opinión Bilski del Circuito Federal dejó explícitamente la cuestión sin resolver. ^[24] Sin embargo, en las palabras iniciales de la opinión Benson , aparece esta declaración:

Los demandados presentaron en la oficina de patentes una solicitud para una invención que se describía como relacionada "con el procesamiento de datos mediante programas y, más particularmente, con la conversión programada de información numérica" ​​en computadoras digitales de uso general. . . . Las reivindicaciones no se limitaban a ningún arte o tecnología en particular, a ningún aparato o maquinaria en particular, ni a ningún uso final en particular. Pretendían cubrir cualquier uso del método reivindicado en una computadora digital de uso general de cualquier tipo. ^[25]

Podría decirse que este lenguaje resuelve el problema. ^[26] Algunas decisiones anteriores y posteriores a Bilski de la junta de apelaciones de la PTO (BPAI) adoptan la posición de que una computadora digital de propósito general programada no es una "máquina particular", y que las reclamaciones de Beauregard correspondientes a un medio codificado son igualmente no estatutarias. ^[27]

En CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc. , ^[28] un tribunal federal de distrito de California sostuvo que la limitación de un proceso a la implementación "a través de Internet" no satisface la prueba de máquina o transformación. En primer lugar, Internet no es una "máquina particular". Internet es una abstracción intangible. En segundo lugar, la limitación a un entorno tecnológico particular es una mera limitación del campo de uso, que no es suficiente según la sección 101. En tercer lugar, el uso de Internet no impone límites significativos al alcance preferente de las reivindicaciones. El mismo tribunal sostuvo que una reclamación " Beauregard " dirigida a las instrucciones para realizar un método que no pasa la prueba de máquina o transformación tampoco pasará esa prueba. El tribunal señaló que la junta de apelaciones de la PTO había interpretado de manera similar el caso Bilski . ^[29] La decisión posterior en el caso Alice parece haber resuelto sustancialmente estas cuestiones a favor de una determinación de inelegibilidad de la patente.

Una cuestión que no se ha resuelto de manera perfecta es si la prueba de la máquina o la transformación está mal denominada, ya que la jurisprudencia pertinente incluye implementaciones comparables de procesos de principios naturales con otros tipos de objetos físicos además de una máquina . En Funk , en el que se basó Flook , la implementación del principio natural se realizó con un paquete, un artículo de fabricación . No hay ninguna razón de principio por la que un proceso de principio natural deba implementarse físicamente con una máquina y no con un artículo de fabricación o una composición de materia . ^[30] Por lo tanto, la prueba explicada en Bilski debe considerarse una prueba de objeto físico o de transformación o una prueba de dispositivo o transformación.

Es discutible si la decisión del Circuito Federal en In re Bilski hizo de la prueba de la máquina o transformación una condición necesaria para la elegibilidad de la patente, una condición suficiente, o una condición necesaria y suficiente. La opinión de Bilski parece declarar una regla según la cual una invención reclamada es elegible para patente si y sólo si satisface la prueba de la máquina o transformación. Ambos aspectos de la prueba de la máquina o transformación han sido cuestionados, y en su opinión sobre la revisión de apelación de la opinión del Circuito Federal, la Corte Suprema sostuvo que la prueba de la máquina o transformación era sólo una pista útil y no decisiva en sí misma.

Un comentarista afirmó que un ejemplo que ilustra la proposición de que satisfacer la prueba de la máquina o la transformación no es una condición suficiente para la elegibilidad de la patente se encuentra en la Patente de EE. UU. N.° 6.701.872. ^[31] Esta patente cubre un método y un aparato (máquina) para entretener a un gato utilizando un rayo láser en movimiento (tecnología relativamente alta). El método se implementa con una "máquina particular": "una fuente láser giratoria montada directamente sobre un eje accionado directamente por un motor montado sobre un pedestal portátil" (reivindicación 14 del método). Pero es discutible si entretener a un gato puede considerarse un arte útil, y algunos pueden argumentar que este "descubrimiento" no es el tipo de descubrimiento que contempla la Cláusula de Patente. ^[32]

También se han hecho intentos para describir procesos que no satisfacen la prueba de máquina o transformación pero que, no obstante, parecen claramente elegibles para patente.

Un método para eliminar la suciedad de una prenda sucia, que comprende:

colocar una prenda sucia en agua corriente; y

agitando dicha prenda durante al menos cinco minutos. ^[33]

También se ha planteado la cuestión de si golpear la prenda con un palo constituye el uso de una "máquina particular". ^[34] Esa cuestión se ilustra con la siguiente afirmación hipotética que es una variación del ejemplo precedente:

Un método para eliminar la suciedad de una prenda sucia, que comprende:

sumergir una prenda sucia en agua; y

golpeando dicha prenda durante al menos cinco minutos con un palo. ^[35]

El objetivo de este tipo de análisis es que la prueba de la máquina o transformación no funciona en todos los casos. Hay algunos casos atípicos inusuales que satisfacen la prueba pero no son elegibles para la patente y otros que no satisfacen la prueba pero sí son elegibles para la patente. Los análisis posteriores de la Corte Suprema en los casos Bilski y Alice confirman la incapacidad de la prueba de la máquina o transformación para cubrir todos los casos posibles, como sugieren los ejemplos anteriores. Por lo tanto, estas reivindicaciones de patentes basadas en " experimentos mentales " muestran que, si bien la prueba de la máquina o transformación es una pista valiosa y útil, como afirma el caso Alice , y bien puede cubrir la mayoría de los casos prácticos, no es una prueba necesaria ni suficiente de elegibilidad de la patente.

Bilski señala, y la PTO recientemente enfatizó en un memorando a su personal examinador, ^[36] que hay dos "corolarios" de la prueba de la máquina o transformación. Primero, una mera limitación del campo de uso generalmente no es suficiente para hacer que una reivindicación de método que de otra manera no sería elegible sea elegible para patente. ^[37] El memorando de orientación de la PTO explica que "esto significa que la máquina o transformación debe imponer límites significativos al alcance de la reivindicación de método [para que] pase la prueba". No se dice qué hace que una limitación sea significativa, pero tal vez ese concepto se pueda definir en términos de si la limitación solo impone una limitación insustancial al alcance o la prelación de la reivindicación.

El segundo corolario es que una actividad insignificante que no esté relacionada con la solución no transformará un principio no patentable en un proceso patentable. ^[38] La nota orientativa de la PTO explica que "esto significa que recitar una máquina específica o una transformación particular de un artículo específico en un paso insignificante, como la recopilación o la producción de datos, no es suficiente para pasar la prueba". No está claro si este concepto se aplicaría a actos como la recopilación de datos de temperatura de termopares dentro de un molde o la apertura de la tapa de un molde al finalizar un proceso de curado.

Es razonable suponer que el hecho de si un paso determinado es insignificante o central para un proceso reclamado será una cuestión controvertida en los casos posteriores a Bilski que prueben el significado de la prueba de máquina o transformación.

Todavía no se ha explorado en litigios si reivindicar un avance relacionado con la informática como una combinación agotada proporciona una manera de evitar que el avance reclamado se clasifique como materia no estatutaria . Una llamada reivindicación de combinación agotada es aquella que se refiere a un dispositivo en el que un nuevo grupo de elementos coopera de manera convencional con algunos elementos antiguos, por ejemplo, un nuevo tipo de motor y una vieja unidad de disco. ^[39] Colocar un proceso que no pasa la prueba de máquina o transformación en un entorno de máquina supera la ausencia de implementación por una máquina específica, como lo exige In re Bilski y las decisiones de la Corte Suprema en las que se basa. ^[40]

El formato de los procesos reclamados en Diamond v. Diehr , ^[6] Parker v. Flook , ^[5] y Gottschalk v. Benson ^[2] ilustra el concepto y su aplicación práctica. En Diehr , la reivindicación se refería a "un método de funcionamiento de una prensa de moldeo de caucho" utilizando la ecuación de Arrhenius , y la reivindicación contenía al menos referencias mínimas a la prensa de moldeo y otros aparatos. El Tribunal consideró que la reivindicación era patentable. En Flook , la reivindicación se refería a un "método para actualizar el valor de al menos un límite de alarma", donde un "'límite de alarma' era un número". La reivindicación no decía nada sobre un recipiente de reacción química o incluso dispositivos de medición de temperatura. El Tribunal consideró que la reivindicación no era patentable. En Benson , la reivindicación se refería a "un método de procesamiento de datos para convertir representaciones de números decimales codificados en binario en representaciones de números binarios". Una reivindicación mencionaba un registro de desplazamiento reentrante y la otra reivindicación no mencionaba ningún aparato en absoluto. Sin embargo, el Tribunal consideró que ambas reivindicaciones no eran patentables, debido a que la limitación relativa al equipo informático era demasiado trivial como para evitar que se invalidara la idea, ya que el método no podía utilizarse de manera viable excepto con un ordenador.

En el caso Flook , la reivindicación podría haber sido en cambio sobre "un método de funcionamiento de una planta de hidrocraqueo en el que se introduce materia prima de hidrocarburos en un reactor químico, se aplica calor, etc." La reivindicación, aunque se refería a una combinación agotada, ^[41] habría requerido un aparato como el del caso Diehr . De manera similar, la reivindicación en el caso Benson podría haber sido sobre un método de funcionamiento de una caja de conmutación telefónica o tal vez incluso sobre un método de proporcionar señales numéricas decimales codificadas en binario a un dispositivo operativo codificado en binario. Nuevamente, al proporcionar un entorno mecánico aparentemente no trivial, aunque fuera simplemente una combinación agotada, el redactor de las reivindicaciones podría haber evitado la consideración de materia no estatutaria (inelegibilidad para patentes). Por lo tanto, es posible que las técnicas de redacción cuidadosas de las reivindicaciones logren elevar la forma sobre la sustancia, para evitar el impacto de la prueba de la máquina o la transformación.

Las decisiones unánimes posteriores de la Corte Suprema en los casos Mayo y Alice , al reafirmar la doctrina del caso Flook , pusieron en duda la probabilidad de éxito de las técnicas de redacción descritas anteriormente. Esa doctrina es que una reivindicación de la implementación de un principio que no es patentable en sí misma debe ser inventiva y no rutinaria y convencional, para que esa reivindicación sea patentable.