Diamond contra Diehr

Diamond contra Diehr
Corte Suprema de los Estados Unidos
Discutido el 14 de octubre de 1980 Decidido el 3 de marzo de 1981
Nombre completo del caso	Diamond, Comisionado de Patentes y Marcas v. Diehr, et al.
Citas	450 US 175 ( más ) 101 S.Ct. 1048; 67 L.Ed. 2d 155; 1981 EE.UU. LEXIS 73; 49 USLW 4194; 209 USPQ ( BNA ) 1
Historia del caso
Previo	Certiorari concedido, 445 U.S. 926
Tenencia
Una máquina controlada por un programa de ordenador era patentable.
Membresía de la corte
Presidente del Tribunal Supremo Warren E. Burger Jueces asociados William J. Brennan Jr.  · Potter Stewart Byron White  · Thurgood Marshall Harry Blackmun  · Lewis F. Powell Jr. · William Rehnquist  · John P. Stevens
Opiniones de casos
Mayoría	Rehnquist, acompañado por Burger, Stewart, White y Powell
Disentimiento	Stevens, acompañado por Brennan, Marshall, Blackmun
Leyes aplicadas
Título 35 del Código de los Estados Unidos  § 101

Diamond v. Diehr , 450 US 175 (1981), fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que sostuvo que controlar la ejecución de un proceso físico mediante la ejecución de un programa informático no impedía la patentabilidad de la invención en su conjunto. ^{[1] [2]} El tribunal superior reiteró sus resoluciones anteriores de que las fórmulas matemáticas en abstracto no podían patentarse, pero sostuvo que la mera presencia de un elemento de software no hacía que una máquina o un proceso que de otro modo sería patentable no lo fuera. Diehr fue el tercer miembro de una trilogía de decisiones de la Corte Suprema sobre la elegibilidad de patentes de invenciones relacionadas con el software informático. ^[3]

La solicitud de patente en cuestión US05/602,463 ^[4] fue presentada en nombre de los inventores Diehr y Lutton en 1975. La solicitud reivindicaba un "[proceso] para moldear caucho sintético crudo, sin curar , en productos de precisión curados". El proceso de curado del caucho sintético depende de una serie de factores, entre ellos el tiempo, la temperatura y el espesor del molde. Utilizando la ecuación de Arrhenius

${\displaystyle k=Ae^{{-E_{a}}/{RT}}}$
que puede reformularse como ln ( v ) = CZ + x

Es posible calcular cuándo abrir la prensa y retirar el caucho curado y moldeado. El problema era que, en el momento en que se realizó la invención, no se había divulgado ninguna manera de obtener una medida precisa de la temperatura sin abrir la prensa. En el método tradicional, la temperatura de la prensa de moldeo, que aparentemente se fijaba a una temperatura fija y se controlaba mediante un termostato, fluctuaba debido a la apertura y el cierre de la prensa.

La invención resolvió este problema utilizando termopares integrados para controlar constantemente la temperatura y luego enviar los valores medidos a un ordenador. El ordenador utilizó entonces la ecuación de Arrhenius para calcular cuándo se había absorbido suficiente energía para que la máquina de moldeo abriera la prensa.

La reivindicación independiente 1 de la patente concedida es representativa y dispone:

1. Método de funcionamiento de una prensa de moldeo de caucho para compuestos moldeados con precisión con la ayuda de una computadora digital, que comprende:

proporcionando a dicho ordenador una base de datos para dicha prensa que incluye al menos, datos de conversión de logaritmo natural (ln), la constante de energía de activación (C) única para cada lote de dicho compuesto que se está moldeando, y una constante (x) que depende de la geometría del molde particular de la prensa,

iniciar un temporizador de intervalo en dicho ordenador al cerrarse la prensa para monitorear el tiempo transcurrido de dicho cierre,

determinar constantemente la temperatura (Z) del molde en un lugar muy próximo a la cavidad del molde en la prensa durante el moldeo,

proporcionando constantemente al ordenador la temperatura (Z),

calculando repetidamente en la computadora, a intervalos frecuentes durante cada cura, la ecuación de Arrhenius para el tiempo de reacción durante la cura, que es

ln(v)=CZ+x

donde v es el tiempo total de curado requerido,

comparando repetidamente en la computadora a dichos intervalos frecuentes durante el curado cada dicho cálculo del tiempo total de curado requerido calculado con la ecuación de Arrhenius y dicho tiempo transcurrido, y

abriendo la prensa automáticamente cuando dicha comparación indique equivalencia. ^{[5] [6]}

El examinador de patentes rechazó esta invención como materia no patentable según 35 USC 101. ^[7] Argumentó que los pasos realizados por la computadora no eran patentables como programa de computadora según Gottschalk v. Benson . ^[8] La Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes de la USPTO confirmó el rechazo. El Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes (CCPA), predecesor del actual Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal , revocó la decisión, señalando que una invención que de otro modo sería patentable no deja de serlo simplemente porque se utiliza una computadora.

La Corte Suprema de Estados Unidos concedió la petición de certiorari del Comisionado de Patentes y Marcas para resolver esta cuestión.

Fuente: ^[9]

El Tribunal reiteró su anterior decisión de que las fórmulas matemáticas en abstracto no son susceptibles de protección mediante patente, pero también sostuvo que una máquina o un proceso físico que hace uso de un algoritmo matemático es diferente de una invención que reivindica el algoritmo, como tal, en abstracto. Por lo tanto, si la invención en su conjunto cumple los requisitos de patentabilidad (es decir, implica "transformar o reducir un artículo a un estado o cosa diferente"), es patentable, incluso si incluye un componente de software.

La revocación del rechazo de la patente por parte de la CCPA fue confirmada, pero el Tribunal evitó cuidadosamente revocar Benson o Flook . Sin embargo, criticó la metodología analítica de Flook , al cuestionar su uso de la disección analítica , que el Tribunal de Flook basó en Neilson v. Harford . El Tribunal de Diehr citó el Informe del Senado y la Decisión de la CCPA en In re Bergy, 596 F.2d 952, 961 (CCPA 1979) para sostener que (a) las reivindicaciones deben considerarse "como un todo", tal como se hace para todas las demás determinaciones de patentabilidad, sin extraer una "esencia" o "punto de novedad" que se deba considerar de forma aislada, y (b) la sección 101 regula el tipo de materia que se puede patentar, mientras que las preocupaciones por la novedad y la no obviedad se consideran por separado en las secciones 102 y 103: ^{[10] [11]}

Para determinar si el proceso reivindicado por los demandados es apto para obtener protección por patente en virtud del § 101, sus reivindicaciones deben considerarse en su conjunto. No es adecuado diseccionar las reivindicaciones en elementos antiguos y nuevos y luego ignorar la presencia de los elementos antiguos en el análisis. Esto es particularmente cierto en el caso de una reivindicación de proceso, porque una nueva combinación de pasos en un proceso puede ser patentable aunque todos los componentes de la combinación fueran bien conocidos y de uso común antes de que se realizara la combinación. La "novedad" de cualquier elemento o paso en un proceso, o incluso del proceso en sí, no tiene relevancia para determinar si el objeto de una reivindicación cae dentro de las categorías del § 101 de materia posiblemente patentable.

Se ha sostenido que la novedad es una consideración apropiada en virtud del § 101. Presumiblemente, este argumento se deriva del lenguaje del § 101 que se refiere a cualquier proceso, máquina, etc. “nuevo y útil”. Sin embargo, el § 101 es una declaración general del tipo de materia que es elegible para protección por patente “sujeta a las condiciones y requisitos de este título”. A continuación se establecen las condiciones específicas para la patentabilidad y el § 102 cubre en detalle las condiciones relacionadas con la novedad. Por lo tanto, la cuestión de si una invención en particular es novedosa es “totalmente independiente de si la invención cae dentro de una categoría de materia legal”.

La patente que se emitió después de la decisión fue la patente estadounidense 4.344.142, "Control digital directo de prensas de moldeo de caucho". ^[6] La patente incluye 11 reivindicaciones de método, tres de las cuales son independientes. Todas las reivindicaciones de método se relacionan con el moldeo de artículos físicos. Los únicos diagramas en la patente son diagramas de flujo. No hay diagramas de maquinaria. Como se señaló en la opinión disidente en Diehr , la especificación de la patente "no enseña nada sobre la química del proceso de curado del caucho sintético, nada sobre las materias primas que se deben usar para curar el caucho sintético, nada sobre el equipo que se debe usar en el proceso y nada sobre la importancia o el efecto de cualquier variable del proceso como la temperatura, el tiempo de curado, las composiciones particulares del material o las configuraciones del molde". ^[12]

Durante muchos años se creyó que Diehr efectivamente había anulado el fallo de Flook , a pesar de que la opinión mayoritaria evitaba cualquier declaración en ese sentido. ^[13]

En 2012, en Mayo v. Prometheus , ^[14] la opinión unánime de la Corte Suprema interpretó Diehr de manera que se armonizara con Flook . La Corte "consideró que el proceso en su conjunto era patentable debido a la forma en que los pasos adicionales del proceso [además de la ecuación] integraban la ecuación en el proceso en su conjunto". ^[15] La Corte "en ningún momento sugirió que todos estos pasos, o al menos la combinación de esos pasos, fueran obvios en el contexto, ya estuvieran en uso o fueran puramente convencionales". ^[16] "Estos otros pasos aparentemente añadieron a la fórmula algo que, en términos de los objetivos de la ley de patentes, tenía importancia: transformaron el proceso en una aplicación inventiva de la fórmula". ^[16]

El Tribunal interpretó el caso Diehr de forma ligeramente diferente en Alice v. CLS Bank , otra opinión unánime, pero sin cuestionar la interpretación de Mayo . El Tribunal de Alice dijo:

En Diehr , por el contrario [con Flook ], sostuvimos que un proceso implementado por computadora para curar el caucho era patentable, pero no porque implicara una computadora. La reivindicación empleaba una ecuación matemática "bien conocida", pero la utilizaba en un proceso diseñado para resolver un problema tecnológico en la "práctica industrial convencional". La invención en Diehr utilizaba un "termopar" para registrar mediciones de temperatura constante dentro del molde de caucho, algo que "la industria no había podido obtener". Las mediciones de temperatura se introdujeron luego en una computadora, que recalculó repetidamente el tiempo de curado restante utilizando la ecuación matemática. Estos pasos adicionales, explicamos recientemente, "transformaron el proceso en una aplicación inventiva de la fórmula". Mayo , supra , en ___, 132 S.Ct., en 1299. En otras palabras, las reivindicaciones en Diehr eran patentables porque mejoraban un proceso tecnológico existente, no porque se implementaran en una computadora. ^[17]

Estas dos opiniones expresan la interpretación actual de la Corte Suprema de lo que sostiene el caso Diehr .

• Gottschalk contra Benson , 409 US 63 (1972).
• Parker contra Flook , 437 US 584 (1978).
• Bilski contra Kappos , 561 US 593 (2010).

Las citas de este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulta la página de discusión para obtener más información.

• El texto de Diamond v. Diehr , 450 U.S. 175 (1981) está disponible en: Cornell CourtListener Findlaw Google Scholar Justia Library of Congress Oyez (audio de argumento oral)
• La patentabilidad de los programas informáticos