Audiencia de Markman
Procedimiento legal según la ley de patentes de EE.UU.
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Una audiencia Markman es un procedimiento judicial que se lleva a cabo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para demandas relacionadas con la infracción de patentes . Durante una audiencia Markman, un juez es responsable de interpretar el significado de las palabras y frases de una patente, proporcionando en última instancia lo que se conoce como "interpretación de la reivindicación". [1] Esto también se conoce como interpretación de la reivindicación. [2] Una audiencia Markman suele definir el alcance de la patente a favor o en contra del inventor. Sin embargo, los efectos de la audiencia Markman incluyen (1) qué pruebas considerar, (2) una revisión de novo en apelación, (3) el agotamiento de los recursos judiciales y (4) el momento de una audiencia Markman . [3]

Comienzo

En el caso de 1996 de Markman v. Westview Instruments, Inc. , [4] la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que la interpretación de las reivindicaciones era una cuestión de derecho y no una cuestión de hecho para el jurado. [5] Por lo general, la Séptima Enmienda establece, en determinadas circunstancias, el derecho de una persona a un juicio por jurado. [6] Sin embargo, los tribunales han determinado que en algunos casos está mejor equipado para abordar ciertas cuestiones, como la interpretación de las reivindicaciones de patentes, en lugar de los jurados. [5] En concreto, el tribunal en Markman determinó que las patentes son como contratos, y los contratos han sido revisados ​​por el tribunal en el pasado de la historia. [3] Por lo tanto, lo más adecuado es que los tribunales interpreten el lenguaje de las patentes. [4]

Efectos y aclaraciones

Prueba intrínseca y prueba extrínseca

Una de las principales áreas que necesitaban aclaración después de la creación de las audiencias Markman era el uso de pruebas durante la construcción de las reivindicaciones. Al analizar el lenguaje de la patente, el tribunal puede recurrir a diferentes fuentes de información para obtener orientación. [7] Estas fuentes finalmente se dividieron en pruebas intrínsecas y pruebas extrínsecas. [7]

La prueba intrínseca incluye (1) la patente en sí, (2) la especificación de la patente y (3) el historial de la patente. [7] Las palabras en sí mismas son la fuente de prueba más importante y definen el alcance de la patente. [8] El tribunal debe analizar las palabras en su significado ordinario y "a la luz de los detalles... [de] la invención". [9] Dicho de otro modo, el tribunal debe observar el significado simple del lenguaje para determinar el alcance de protección previsto de la patente en cuestión.

A continuación, el tribunal puede considerar la especificación de la patente durante la interpretación de la reivindicación. Según el artículo 112 del título 35 del Código de los Estados Unidos, una especificación contiene "una descripción escrita de la invención y de la manera y el proceso de hacerla y usarla, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que permitan a cualquier persona experta en la técnica a la que pertenece, o con la que está más estrechamente relacionada, hacerla y usarla, y deberá establecer el mejor modo contemplado por el inventor o el co-inventor de llevar a cabo la invención". [10] La especificación, conocida como el diccionario de una patente, debe examinarse junto con la patente para determinar si el titular de la patente utilizó términos que son incompatibles con el lenguaje de patentes ordinario. [7]

Por último, el tribunal puede tener en cuenta el historial de patentes al interpretar la reivindicación. El historial de patentes proporciona información sobre todos los procedimientos anteriores a la aprobación de la patente, incluidas las declaraciones del solicitante ante la Oficina de Patentes y Marcas. [7] El historial de patentes puede proporcionar al tribunal una comprensión más profunda del alcance previsto de la reivindicación. [7]

La evidencia extrínseca puede incluir fuentes, como el testimonio de expertos. [7] Sin embargo, ha habido un debate en el Circuito Federal sobre si la evidencia extrínseca se puede utilizar junto con la intrínseca al evaluar reclamos. [1] Según el tribunal en Vitronics Corp. , la evidencia extrínseca no se utilizará cuando la evidencia intrínseca sea suficiente para resolver reclamos ambiguos. [11] Sin embargo, tres años después, el mismo tribunal en Pitney Bowes, Inc. , determinó que los jueces pueden recurrir a la evidencia extrínseca para obtener orientación incluso en circunstancias en las que la evidencia intrínseca sea adecuada por sí sola. [12]

En 2015, la Corte Suprema aclaró que en la interpretación de una reclamación solo se debe utilizar evidencia intrínseca y si después de dicha revisión los términos de la reclamación siguen siendo ambiguos, entonces se puede utilizar evidencia extrínseca. [13]

Revisión de apelación de novo

Otro efecto de las audiencias Markman es la revisión de novo de la interpretación de la demanda. [14] Después de la decisión de la Corte Suprema en Markman v. Westview Instruments, Inc. , el Circuito Federal se enfrentó a la tarea de determinar el estándar adecuado de revisión de las cuestiones de interpretación de la demanda en apelación. [15] En Cybor Corp. v. FAS Techs. Inc. , el Circuito Federal afirmó que el estándar de revisión sería de novo . [16] De novo se define como un tribunal de apelaciones que revisa la decisión de un tribunal inferior sin tener en cuenta la decisión del tribunal inferior. [17] En un caso relacionado con la interpretación de una demanda, el tribunal superior no considerará la decisión del tribunal inferior al interpretar una demanda.

Esta revisión dio lugar a estudios sobre las tasas de revocación de las decisiones de los tribunales de primera instancia. [ 18 ] Antes de Markman , los estudios mostraban que las tasas de revocación de la interpretación de las reivindicaciones de patentes eran de aproximadamente el 20,8 %. [18] Después de la decisión del tribunal en Cybor , las tasas de revocación aumentaron al 32 %. [18] La razón de esas altas tasas de revocación fue el estándar de revisión, que en última instancia resultó en una falta de uniformidad y consistencia en las decisiones. [18]

En 2015, la Corte Suprema abordó el estándar de revisión de novo . [15] En Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc. , la Corte Suprema revocó su decisión en Cybor y sostuvo que el tribunal de apelaciones debe diferir a las conclusiones fácticas del tribunal inferior a menos que las conclusiones sean "claramente erróneas". [19] Específicamente, la Corte declaró que el siguiente estándar debía ser utilizado por los tribunales inferiores: solo se deben utilizar pruebas intrínsecas, y si después de dicha revisión los términos de la reclamación siguen siendo ambiguos, entonces se pueden utilizar pruebas extrínsecas. Si hay una disputa sobre los hechos subyacentes, el tribunal puede hacer "conclusiones fácticas [secundarias] en cuanto a la credibilidad de la prueba extrínseca". [15] El tribunal de apelaciones revisará la conclusión de hechos para "error claro" en la apelación. [15]

Horarios de audiencia de Markman

El tribunal de primera instancia es quien decide cuándo se celebrarán las audiencias Markman . [3] El Circuito Federal no ha proporcionado una orientación clara a los tribunales inferiores sobre cuándo debería celebrarse una audiencia, sino que ha dado a entender que prefiere hacerlo. Los momentos en los que puede celebrarse una audiencia Markman incluyen durante el pre- descubrimiento , en el juicio sumario y en el juicio, pero antes de las instrucciones del jurado. [3]

La realización de una audiencia Markman durante la fase previa al descubrimiento incluye ventajas, como limitar el tiempo de litigio, llegar a acuerdos rápidos, reducir los costos de litigio y centralizar el descubrimiento en torno a la interpretación del tribunal de la reivindicación de la patente. [3] Las desventajas incluyen fases de descubrimiento breves y que el tribunal interprete el lenguaje de la reivindicación con poca información. En última instancia, la interpretación temprana de la reivindicación por parte del tribunal puede modificarse más adelante a medida que se disponga de más información, lo que hace que las audiencias Markman tempranas sean poco prácticas. [3]

La mayoría de los tribunales llevan a cabo audiencias Markman en sentencia sumaria antes del juicio. Llevar a cabo una audiencia Markman en esta etapa del litigio incluye beneficios, como identificar qué reclamaciones son importantes para la reclamación en cuestión y permitir que el tribunal utilice el descubrimiento para interpretar la reclamación. [3] Sin embargo, un problema con la realización de una audiencia en esta fase del litigio era la probabilidad de revocación en apelación. [3] Antes de 2015, si un tribunal desestimaba un caso en sentencia sumaria, la interpretación de la reclamación estaba sujeta a una revisión de novo . [3] Después de 2015, las apelaciones están sujetas al estándar híbrido de "error claro". [18] Sin embargo, los estudios aún son demasiado prematuros para determinar si las tasas de revocación seguirán siendo tan altas como lo han sido bajo un estándar de revisión de novo . [18]

La audiencia Markman puede tener lugar en el momento del juicio o después de él, antes de la instrucción del jurado. [3] Las ventajas incluyen que no se puede interpretar la demanda sin información de fondo importante, los jueces tienen una mejor comprensión de la tecnología en cuestión y el juez escuchó todas las pruebas importantes. [3] Las desventajas incluyen demoras en las decisiones del jurado, jurados que escuchan pruebas sin la interpretación del tribunal y argumentos sobre diferentes interpretaciones de las demandas, lo que puede incluir litigios innecesarios. [3]

Impacto

Una consecuencia importante de las audiencias Markman es la división de las reivindicaciones de patentes en una audiencia Markman propiamente dicha y un juicio. [1] En primer lugar, una audiencia separada ha permitido que se presenten expertos en dos ocasiones. [1] En segundo lugar, los tribunales que interpretan las reivindicaciones en las primeras fases de la fase previa al descubrimiento están examinando el lenguaje de la patente sin el contenido necesario para evaluar adecuadamente la reivindicación. [1] Estos factores no solo aumentan los costos del litigio, requieren tiempo judicial adicional y potencialmente alargan el litigio, sino que también aumentan la probabilidad de revocación en apelación si el tribunal realiza la interpretación de la reivindicación sin el conocimiento adecuado.

Referencias

  1. ^ abcde Niro, Raymond; Hosteny, Joseph (2002). "Markman: el deleite de un infractor; la pesadilla de un inventor". Sedona Conference Journal . 3 (69): 70 – vía West Law.
  2. ^ Manzo, Edward (2011). "Cómo mejorar la interpretación de las reivindicaciones de patentes". Federal Circuit Bar Journal . 22 (203): 203 – vía West Law.
  3. ^ abcdefghijkl Salmon, Timothy (2004). "Incertidumbre procesal en las audiencias de Markman: ¿cuándo mostrará el camino el Circuito Federal?". St. John's of Legal Commentart . 18 (1031): 1033 – vía West Law.
  4. ^ En el caso de Markman contra Westview Instruments, Inc. , 517 US 370 (1996).
  5. ^ ab Lee, William; Krug, Anita (1999). "Aún adaptándonos a Markman: una receta para el momento oportuno de las audiencias de interpretación de demandas". Harvard Journal of Law & Technology . 13 (55): 56 – vía West Law.
  6. ^ Séptima Enmienda, Goldcopy § 16.6.1.
  7. ^ abcdefg Vitronics Corp. contra Conceptronic, Inc. , 90 F.3d 1576, 1582 (Circuito Federal 1996).
  8. ^ Bell Comms. Research, Inc. contra Vitalink Comms. Corp. , 55 F.3d 615, 619–20 (1995).
  9. ^ Estados Unidos v. Adams , 383 US 39, 49 (1966).
  10. ^ Título 35 del Código de los Estados Unidos § 112.
  11. ^ Vitronics Corp. contra Conceptronic, Inc. , 90 F.3d 1576, 1583 (Circuito Federal 1996).
  12. ^ Pitney-Bowes, Inc. contra Hewlett-Packard Co. , 182 F.3d 1298, 1308 (Circuito Federal 1999).
  13. ^ Farmacias Teva. Estados Unidos, Inc. contra Sandoz. Inc. , 135 S. Ct. 831 (2015).
  14. ^ 69 CJS § 417.
  15. ^ abcd Booth, Rainey (2017). "La única certeza es la incertidumbre: interpretación de las reivindicaciones de patentes en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal". Journal of Technology Law & Policy . 21 (243): 247–51 – vía West Law.
  16. ^ Cybor Corp. v. FAS Techs. Inc. , 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc).
  17. ^ Oldfather, Chad (2008). "Universal De Novo Review". Revista de Derecho de George Washington . 77 (308): 308 – vía Hein Online.
  18. ^ abcdef Booth, Rainey (2017). "La única certeza es la incertidumbre: interpretación de las reivindicaciones de patentes en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal". Journal of Technology Law & Policy . 21 (243): 252–54 – vía West Law.
  19. ^ Teva Pharms. USA, Inc. contra Sandoz, Inc. , 135 S. Ct. 831, 836 (2015); R. Fed. Civ. P. 52(a)(6).


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