Utilidad (requisito de patentabilidad)

En la legislación de patentes de los Estados Unidos , la utilidad es un requisito de patentabilidad . ^[1] Como lo establece el 35 USC  § 101, una invención es "útil" si proporciona algún beneficio identificable y es susceptible de uso, e "inútil" en caso contrario. ^[2] La mayoría de las invenciones no suelen ser impugnadas por carecer de utilidad, ^[3] pero la doctrina impide patentar dispositivos fantásticos o hipotéticos como las máquinas de movimiento perpetuo . ^[4]

Las directrices de los examinadores de patentes exigen que una solicitud de patente exprese una utilidad específica, creíble y sustancial. ^[5] El rechazo por parte de un examinador generalmente requiere evidencia documental que establezca una prima facie que muestra que no existe una utilidad específica, sustancial y creíble.

La razón principal para tener el requisito de utilidad es evitar la emisión de patentes sobre cosas que son especulativas y pueden bloquear invenciones útiles en el futuro. ^{[ cita requerida ]} En un contexto farmacéutico, el problema de utilidad generalmente surge cuando hay una solicitud de patente sobre un nuevo medicamento, pero la divulgación de la patente no especifica (o no prueba) qué enfermedad trata este medicamento. ^{[ cita requerida ]} Cabe destacar que no se requiere una aprobación completa de la FDA del medicamento antes de presentar una solicitud de patente. Basta con demostrar que este candidato a medicamento pasa alguna prueba in vitro establecida (ver a continuación). ^{[ cita requerida ]}

Un comentarista explicó en 1853 la razón contra las invenciones inútiles de la siguiente manera:

Algunos consideran que una patente para una invención inútil es nula en derecho consuetudinario, mientras que otros lo consideran en virtud del Estatuto de Monopolios , que anula las concesiones de privilegios que tienden a perjudicar al comercio o que son generalmente inconvenientes. Ahora bien, si se permitiera un monopolio para una invención inútil, otras personas no podrían mejorarla o aprovecharla de ninguna manera, de modo que se impedirían las combinaciones de utilidad. Se interpondría en el camino de los verdaderos inventores y, por lo tanto, sería perjudicial para el público en general. ^[6]

La legislación europea sobre patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes utilizan el término "aplicabilidad industrial" en lugar de "utilidad" . ^[7] Aunque su finalidad es similar a la de los requisitos de utilidad y materia patentable de los EE. UU. , en la práctica es más limitado. ^{[ cita requerida ]}

Al considerar el requisito de utilidad para las patentes, hay tres factores principales a revisar: operatividad de la invención, uso beneficioso de la invención y uso práctico de la invención. ^{[ cita requerida ]}

La importancia de la operatividad como requisito de las reivindicaciones es objeto de controversia.

Janice Mueller sostiene que una invención inoperable puede no satisfacer el requisito de habilitación según el artículo 112 del título 35 del Código de los Estados Unidos porque "un inventor no puede describir adecuadamente cómo utilizar una invención inoperable..." ^[8] Sin embargo, como autoridad, el libro de texto de la Sra. Mueller cita otro libro de texto, Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting, que a su vez cita la sección 2173.05(l) ^[9] del Manual de Procedimiento de Examen de Patentes . La sección 2173.05(l) no ha sido parte del Manual de Procedimiento de Examen de Patentes desde la década de 1990. El pronunciamiento más reciente del Manual de Procedimiento de Examen de Patentes es el 2107.01:

Son raras las situaciones en las que se considera que una invención es "inoperante" y, por lo tanto, carente de utilidad, y los rechazos mantenidos únicamente sobre esta base por un tribunal federal son aún más raros. En muchos de estos casos, la utilidad alegada por el solicitante se consideró inicialmente "increíble a la luz del conocimiento de la técnica, o engañosa en cuanto a los hechos" por la Oficina. ... Otros casos sugieren que, en la evaluación inicial, la Oficina consideró que la utilidad alegada era incompatible con los principios científicos conocidos o "especulativa en el mejor de los casos" en cuanto a si los atributos de la invención necesarios para impartir la utilidad alegada estaban realmente presentes en la invención. ... Independientemente de cómo se formulara, la conclusión subyacente del tribunal en estos casos fue que, sobre la base del expediente fáctico del caso, estaba claro que la invención no podía funcionar y no funcionaba como el inventor afirmaba que lo hacía. De hecho, el uso de muchas etiquetas para describir un solo problema (por ejemplo, una afirmación falsa sobre la utilidad) ha llevado a parte de la confusión que existe hoy en día con respecto a un rechazo basado en el requisito de "utilidad".

La utilidad beneficiosa se estableció como requisito en la ley de patentes de los Estados Unidos en 1817 como resultado de Lowell v. Lewis (1 Mason. 182; 1 Robb, Pat. Cas. 131 Circuit Court, D. Massachusetts. May Term. 1817.). El criterio de utilidad establecido por este caso es que, como escribió el juez Joseph Story en la decisión de la Corte, para ser patentable, una invención debe ser "útil" y no debe "ser frívola o perjudicial para el bienestar, las buenas políticas o la moral sana de la sociedad". ^[10] Sin embargo, a pesar de esta decisión, se siguieron concediendo patentes para dispositivos que podían considerarse inmorales (por ejemplo, dispositivos de juego; véase, por ejemplo, Brewer v. Lichtenstein ^[11] y Ex parte Murphy ^[12] ) o engañosos (véase, Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc. (que trata de un dispensador de jugo que posiblemente engañaba al público haciéndoles creer que el líquido que se veía en el depósito adjunto era el que se estaba dispensando)). ^[13] En Juicy Whip , el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal puso fin a este requisito: "El Congreso nunca tuvo la intención de que las leyes de patentes desplazaran los poderes policiales de los Estados, es decir, aquellos poderes mediante los cuales se promueve la salud, el buen orden, la paz y el bienestar general de la comunidad... no encontramos ninguna base en la sección 101 para sostener que las invenciones pueden ser declaradas no patentables por falta de utilidad simplemente porque tienen la capacidad de engañar a algunos miembros del público". (Juicy Whip Inc. v. Orange Bang Inc., 185 F.3d 1364, 1367–68, 51 USPQ2d 1700, 1702-03 (Fed. Cir. 1999), véase también Manual of Patent Examining Procedure 706.03(a)(II))

La última categoría de utilidad es la utilidad práctica o específica. Según Mueller, "para ser patentable, una invención debe tener algún uso en el mundo real". ^[14] El umbral de utilidad es relativamente fácil de satisfacer para las invenciones mecánicas, eléctricas o novedosas, porque el propósito del requisito de utilidad es asegurar que la invención funcione en un nivel mínimo. ^{[ cita requerida ]} Sin embargo, el requisito de utilidad práctica o específica para la patentabilidad puede ser más difícil de satisfacer para las invenciones químicas o biológicas, debido al nivel de incertidumbre en estos campos. La Corte Suprema de los Estados Unidos en Brenner v. Manson (en 1966) sostuvo que un proceso novedoso para fabricar un esteroide conocido no satisfacía el requisito de utilidad, porque los solicitantes de la patente no demostraron que el esteroide cumpliera ninguna función práctica. La Corte dictaminó que "... una patente de proceso en el campo químico, que no ha sido desarrollada y que señala el grado de utilidad específica, crea un monopolio del conocimiento que debe concederse solo si lo exige claramente la ley". ^[15] La utilidad práctica o específica es el requisito de que una invención tenga un propósito particular. ^[15]

La primera Ley de Patentes de los Estados Unidos de 1790 exigía que las invenciones patentables fueran "suficientemente útiles e importantes". ^[16] Un caso de 1817 Lowell v. Lewis (Tribunal de Circuito, D. Massachusetts) proclamó que: la palabra "útil", por lo tanto, se incorpora a la ley [de patentes] en contraposición a malicioso o inmoral. Esta definición muy amplia sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX. Fue la base de la doctrina de la utilidad beneficiosa , que excluye de la patentabilidad todo lo inmoral o engañoso. ^[17] Sin embargo, en la década de 1970, después de los casos que establecieron la patentabilidad de una máquina tragamonedas en 1977, ^[18] y máquinas de bebidas con depósitos decorativos que no contenían la bebida realmente dispensada, ^[17] la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y los tribunales federales ya no consideran la utilidad beneficiosa ni las cualidades engañosas o inmorales de las invenciones.

Sin embargo, no son sólo las invenciones "perjudiciales o inmorales" las que plantean ^{el desafío de} la utilidad. A menudo, se deniega una patente a productos químicos nuevos, que se sabe que son útiles como clase, pero que no han demostrado una "utilidad específica, sustancial y creíble" ^{[19] . La} decisión histórica en esta área es Brenner v. Manson de 1966. En este caso, la Corte Suprema concluyó que un nuevo esteroide no era "útil" en el sentido de la ley de patentes, porque no tenía un uso definido en el momento de la solicitud. "Una patente no es una licencia de caza", afirmó el Tribunal. No es "una recompensa por la búsqueda, sino una compensación por la conclusión exitosa [de la búsqueda]". Este estándar de utilidad no se puede cumplir hasta que "exista un beneficio específico en forma actualmente disponible". ^[15]

El mismo día que se resolvió el caso Brenner v. Manson , el Tribunal decidió otros dos casos, In re Kirk e In re Joly, en los que se denegaba la patentabilidad de productos químicos intermedios para los que no se conocía ningún uso.

En 1955, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, en In re Brana , aclaró que el requisito de utilidad para las invenciones farmacéuticas no requiere la aprobación formal de la Administración de Alimentos y Medicamentos . ^[20] En cambio, una prueba de eficacia in vitro , utilizando una prueba conocida, es suficiente.

En 1995, la USPTO publicó nuevas directrices sobre utilidad, que eliminaron los requisitos de “sustancial”, pero mantuvieron los de “específico” y “creíble”. ^[21] En el caso de un proceso de fabricación de sustancias químicas, la utilidad del proceso sólo puede establecerse si un producto de ese proceso tiene una utilidad. Por lo tanto, un proceso que dé como resultado únicamente productos, que no tienen un uso conocido, no es patentable.

Otra decisión histórica relacionada con la utilidad de las invenciones biológicas fue el caso In re Fisher de 2005. ^[22] En él se denegó la patentabilidad de las etiquetas de secuencias expresas (que son “pequeñas porciones de un gen entero que pueden utilizarse para ayudar a identificar genes desconocidos y mapear sus posiciones dentro de un genoma”), porque su único uso conocido en el momento de la solicitud de patente era como herramienta de investigación. ^[23]

La utilidad de la invención debe demostrarse en la propia solicitud de patente. Las actividades posteriores a la solicitud no pueden utilizarse para demostrar la utilidad. ^[24]

Durante la tramitación de la patente , se presume que la utilidad divulgada es válida. La oficina de patentes tiene la carga de refutar la utilidad. El criterio que utiliza la USPTO es si es más probable que no que carezca de utilidad desde la perspectiva de una persona con conocimientos ordinarios en la materia . Si el examinador muestra evidencia de que la invención no es útil, la carga de la prueba recae en el solicitante. El solicitante puede entonces presentar datos adicionales para respaldar una constatación de utilidad. ^[20] La invención debe poseer utilidad en el momento de la solicitud. ^[25]

• Diamond contra Diehr
• Utilidad increíble
• Reducción a la práctica
• State Street Bank contra Signature Financial Group
• Suficiencia de la divulgación
• La utilidad en la legislación de patentes canadiense
• Modelo de utilidad

• 2107 Directrices para el examen de solicitudes de conformidad con el requisito de utilidad (sitio web de la USPTO)