Violación de marca registrada
Violación de derechos de marca
Propiedad intelectual
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La infracción de una marca registrada es una violación de los derechos exclusivos asociados a una marca registrada sin la autorización del propietario de la marca registrada o de cualquier licenciatario (siempre que dicha autorización se encuentre dentro del alcance de la licencia). La infracción puede ocurrir cuando una de las partes, el "infractor", utiliza una marca registrada que es idéntica o confusamente similar a una marca registrada propiedad de otra parte, especialmente en relación con productos o servicios que son idénticos o similares a los productos o servicios que cubre el registro. El propietario de una marca registrada puede iniciar procedimientos legales civiles contra una parte que infrinja su marca registrada. En los Estados Unidos, la Ley de Falsificación de Marcas Registradas de 1984 penalizó el comercio intencional de bienes y servicios falsificados. [1] : 485–486 

Si las marcas y los productos o servicios respectivos son completamente diferentes, aún puede establecerse una infracción de marca si la marca registrada es notoriamente conocida de conformidad con el Convenio de París . En los Estados Unidos, una causa de acción por el uso de una marca para servicios tan diferentes se denomina dilución de marca .

En algunas jurisdicciones, una parte distinta del propietario (por ejemplo, un licenciatario) puede iniciar procedimientos por infracción de marca registrada contra un infractor si el propietario no lo hace.

Posibilidad de confusión

La Sección 32 de la Ley Lanham establece que aquellos que utilicen marcas, productos o servicios similares o idénticos a los ya registrados en la USPTO de manera que "puedan causar confusión, . . . causar error o engañar . . . serán responsables en una acción civil por parte del titular del registro . . . " [2] Cuando las respectivas marcas, productos o servicios no sean idénticos, la similitud generalmente se evaluará en función de si existe la posibilidad de confusión de que los consumidores crean que los productos o servicios se originaron del propietario de la marca registrada. [3]

Factores de probabilidad de confusión

Una prueba típica de probabilidad de confusión equilibra una variedad de factores, ninguno de los cuales es decisivo por sí solo. [3] Si bien cada jurisdicción utiliza una prueba ligeramente diferente, cada prueba considera (1) si y en qué medida el supuesto infractor tenía la intención de infringir los derechos de marca válidos del usuario mayoritario, (2) evidencia de cualquier confusión del consumidor y (3) factores que hablan de la relación económica entre el público consumidor y las dos marcas, productos o servicios. [3]

Tribunal de circuitoCasos ilustrativos [4]Factores de probabilidad de confusión [4]
1er CircuitoAsociación Atlética de Boston contra Sullivan , 867 F.2d 22, 29-34 (1.º Cir. 1989)

Keds Corp. contra Renee Int'l Trading Corp. , 888 F.2d 215 (1.º Cir. 1989)

  1. la similitud de las marcas; [5]
  2. la similitud de los productos; [5]
  3. la relación entre los canales comerciales de las partes; [5]
  4. la relación entre la publicidad de las partes; [5]
  5. las clases de posibles compradores; [5]
  6. evidencia de confusión real; [5]
  7. la intención del demandado al adoptar su marca; [5] y
  8. la fuerza de la marca del demandante. [5]
Segundo circuitoPolaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. , 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), certificado denegado, 368 US 820 (1961)

Playtex Products, Inc. contra Georgia-Pacific Corp. , 390 F.3d 158 (2d Cir. 2004)

  1. la fuerza de la marca del demandante [6]
  2. la similitud de las marcas de las partes [6]
  3. la proximidad de las marcas de las partes en el mercado [6]
  4. la probabilidad de que el demandante “cierre la brecha” entre los productos [6]
  5. confusión real del consumidor entre las marcas [6]
  6. La intención del demandado al adoptar su marca [6]
  7. La calidad del producto del demandado [6]
  8. la sofisticación del grupo de consumidores relevante [6]
  • A estos factores se les suele llamar factores "Polaroid". [4]
Tercer circuitoInterpace Corp. contra Lapp, Inc. , 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983);

KOS Pharmaceuticals, Inc. contra Andrx Corp. , 369 F.3d 700 (3d Cir. 2004).

  1. el grado de similitud entre la marca del propietario y la supuesta marca infractora; [7]
  2. la fuerza de la marca del propietario; [7]
  3. el precio de los bienes y otros factores indicativos del cuidado y atención que se espera de los consumidores al realizar una compra; [7]
  4. el tiempo durante el cual el demandado ha utilizado la marca sin que exista evidencia de que se haya producido una confusión real; [7]
  5. la intención del demandado al adoptar la marca; [7]
  6. la evidencia de la confusión real; [7]
  7. si los bienes, aunque no compitan entre sí, se comercializan a través de los mismos canales comerciales y se anuncian a través de los mismos medios; [7]
  8. la medida en que los objetivos de los esfuerzos de venta de las partes son los mismos; [7]
  9. la relación de los bienes en la mente de los consumidores debido a la similitud de funciones; y [7]
  10. otros hechos que sugieran que el público consumidor podría esperar que el propietario anterior fabrique un producto en el mercado del demandado, o que es probable que se expanda a ese mercado. [7]
  • Estos a menudo se denominan factores "Lapp". [4]
4to CircuitoPizzeria Uno Corp. contra Temple , 747 F.2d 1522 (4º Cir. 1984);

CareFirst of Maryland, Inc. contra First Care, PC , 434 F.3d 263 (4to Cir. 2006).

  • Sin embargo, Sara Lee Corp. v. Kayser-Roth Corp. , 81 F.3d 455 (4th Cir. 1996) sostiene que los tribunales pueden considerar factores no incluidos en Pizzaria Uno . [4]
  1. la fuerza o distintividad de la marca; [8]
  2. la similitud de las dos marcas; [8]
  3. la similitud de los productos/servicios que las marcas identifican; [8]
  4. la similitud de las instalaciones que ambas partes utilizan en sus negocios; [8]
  5. la similitud de la publicidad utilizada por ambas partes; [8]
  6. la intención del acusado; y
  7. confusión real [8]
  • A estos factores a menudo se les denomina factores "Pizzeria Uno". [4]
Quinto circuitoRoto-Rooter Corp. contra O'Neal , 513 F.2d 44, 45 (5th Cir. 1975);

Scott Fetzer Co. contra House of Vacuums Inc. , 381 F.3d 477 (5.º Cir. 2004)

  • Sin embargo, el tribunal en Oreck Corp. v. US Floor Systems , Inc., 803 F.2d 166 (5th Cir. 1986) sostuvo que los tribunales deberían aplicar una prueba que utilice ocho factores. [4]
  1. el tipo de marca supuestamente infringida; [9]
  2. la similitud entre las dos marcas; [10]
  3. la similitud de los productos o servicios; [10]
  4. la identidad de los establecimientos minoristas y de los compradores; [10]
  5. la identidad de los medios publicitarios utilizados; [10]
  6. la intención del acusado; [10] y
  7. cualquier evidencia de confusión real [10]
Sexto circuitoFrisch's Restaurants v. Elby's Big Boy , 670 F.2d 642 (6th Cir. 1982), certificado denegado , 459 US 916 (1982);

AutoZone, Inc. contra Tandy Corp. , 373 F.3d 786 (6.º Cir. 2004)

  1. la fuerza de la marca del demandante; [11]
  2. la relación de los bienes o servicios ofrecidos por las partes; [11]
  3. la similitud de las marcas; [11]
  4. cualquier evidencia de confusión real; [11]
  5. los canales de comercialización utilizados por las partes; [11]
  6. el probable grado de cuidado y sofisticación del comprador; [11]
  7. la intención del acusado; [12] y
  8. la probabilidad de que cualquiera de las partes amplíe su línea de productos utilizando las marcas [12]
  • Estos a menudo se denominan factores "de Frisch". [4]
Séptimo circuitoHelene Curtis Indus., Inc. contra Church & Dwight Co. , 560 F.2d 1325, 1330 (7th Cir. 1977), certificado denegado, 434 US 1070 (1978);

Sullivan contra CBS Corp. , 385 F.3d 772 (7.º Cir. 2004)

  1. la similitud de las marcas; [13]
  2. la similitud de los productos; [13]
  3. el área y la forma de uso concurrente; [13]
  4. el grado de cuidado que probablemente tendrán los consumidores; [13]
  5. la fuerza de la marca del demandante; [13]
  6. evidencia de confusión real; [13]
  7. La intención del demandado de hacer pasar sus productos como si fueran del demandante [13]
8vo CircuitoSquirtCo contra Seven-Up Co. , 628 F.2d 1086 (8vo Cir. 1980);

Frosty Treats Inc. contra Sony Computer Entm't Am., Inc. , 426 F.3d 1001 (8.º Cir. 2005)

  1. la fuerza de la marca del propietario; [14]
  2. la similitud entre la marca del propietario y la marca del supuesto infractor; [14]
  3. el grado en que los productos compiten entre sí; [14]
  4. alegó la intención del infractor de “hacer pasar” sus productos como si fueran del propietario de la marca; [14]
  5. incidentes de confusión real; [14] y
  6. el tipo de producto, sus costos y condiciones de compra [14]
  • Estos a menudo se denominan factores "SquirtCo". [4]
Noveno circuitoAMF, Inc. contra Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9.º Cir. 1979)
  1. la fuerza de la marca;
  2. la proximidad de las mercancías;
  3. la similitud de las marcas;
  4. la evidencia de la confusión real;
  5. los canales de comercialización utilizados;
  6. el tipo de bienes y el grado de cuidado que probablemente deberá ejercer el comprador;
  7. la intención del demandado al seleccionar la marca; y
  8. la probabilidad de expansión de las líneas de productos.
  • Estos a menudo se denominan factores "Sleekcraft". [4]
Décimo circuitoSally Beauty Co. contra Beautyco, Inc. , 304 F.3d 964 (10.º Cir. 2002)

Australian Gold, Inc. contra Hatfield , 436 F.3d 1228 (10.º Cir. 2006)

  1. el grado de similitud entre las marcas; [15]
  2. la intención del presunto infractor al adoptar su marca; [15]
  3. evidencia de confusión real; [15]
  4. la relación en el uso y la forma de comercialización entre los bienes o servicios comercializados por las partes competidoras; [15]
  5. el grado de cuidado que probablemente ejercerán los compradores; [15] y
  6. la fuerza o debilidad de las marcas [15]
11º CircuitoAmBrit, Inc. contra Kraft, Inc. , 812 F.2d 1531 (11.º Cir. 1986)

Dippin' Dots, Inc. contra Frosty Bites Distribution , LLC, 369 F.3d 1197 (11.º Cir. 2004)

  1. La fuerza de las marcas [16]
  2. la similitud de las marcas [16]
  3. la similitud de los productos [16]
  4. la similitud de los puntos de venta y los compradores [16]
  5. la similitud de los medios publicitarios utilizados; [16]
  6. la intención del acusado; [16] y
  7. confusión real [16]
Circuito de corriente continuaPartido Revolucionario Dominicano (PRD) Seccional Metropolitana de Washington-DC, Maryland y Virginia v. Partido Revolucionario Dominicano, Seccional de Maryland y Virginia , 312 F. Supp. 2d 1 (DDC 2004)
  1. la fuerza de la marca del demandante; [17]
  2. el grado de similitud entre las dos marcas; [17]
  3. la proximidad de los productos; [17]
  4. evidencia de confusión real; [17]
  5. el propósito o la reciprocidad de buena fe de los demandados al adoptar su propia marca; [17]
  6. la calidad del producto de los demandados; [17] y
  7. La sofisticación de los compradores [17]
Circuito FederalIn re EI Du Pont de Nemours & Co. , 476 F.2d 1357 (CCPA 1973)

Palm Bay Imports, Inc. contra Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772 , 396 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005)

  1. La similitud o disimilitud de las marcas en su totalidad en cuanto a apariencia, sonido, connotación e impresión comercial; [18]
  2. la similitud o disimilitud y la naturaleza de los productos o servicios tal como se describen en una solicitud o registro o en relación con los cuales se utiliza una marca anterior; [18]
  3. la similitud o disimilitud de los canales comerciales establecidos y que probablemente continúen; [18]
  4. las condiciones en las que se realizan las ventas y los compradores a quienes se realizan, es decir, compras “impulsivas” versus compras cuidadosas y sofisticadas; [18]
  5. la fama de la marca anterior (ventas, publicidad, duración del uso); [18]
  6. el número y la naturaleza de marcas similares en uso en productos similares; [18]
  7. la naturaleza y el alcance de cualquier confusión real; [18]
  8. el período de tiempo y las condiciones en las que ha habido un uso concurrente sin evidencia de confusión real; [18]
  9. la variedad de productos en los que se utiliza o no una marca (marca de casa, marca de “familia”, marca de producto); [18]
  10. la interfaz de mercado entre el solicitante y el propietario de una marca anterior: (a) un mero consentimiento para registrar o usar; (b) disposiciones del acuerdo diseñadas para evitar la confusión, es decir, limitaciones al uso continuo de las marcas por cada parte; (c) cesión de la marca, solicitud, registro y buena voluntad de la empresa relacionada; (d) negligencia y preclusión atribuibles al propietario del parque anterior e indicativas de falta de confusión; [18]
  11. el grado en que el solicitante tiene derecho a excluir a otros del uso de su marca en sus productos; [18]
  12. el grado de confusión potencial, es decir, si es de minimis o sustancial; [18] y
  13. cualquier otro hecho establecido que pruebe el efecto del uso [18]

La más famosa de las pruebas anteriores es la que emplea el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (los Factores "DuPont"). Sin embargo, esto se debe a que es la prueba que utiliza la USPTO al evaluar la registrabilidad de una marca en el momento de la solicitud. [19] En cualquier acción legal por infracción de marca en los Estados Unidos, el tribunal aplicará la prueba del circuito en el que se encuentra. [3]

Tipos de confusión

Los tribunales evalúan la probabilidad de confusión en diversos contextos, entre ellos, antes de la venta (también conocida como confusión de interés inicial ), en el momento de la venta y después de la venta. La confusión también puede ser directa o inversa, según quién sea el usuario principal y el usuario secundario de las marcas.

Confusión en el punto de venta

La forma más habitual de infracción de marca es la confusión en el punto de venta, que se produce cuando un consumidor cree erróneamente que su producto o servicio es de una empresa o marca de la que no es así. Este tipo de infracción implica que el demandado "hace pasar" un bien o servicio utilizando una marca que pertenece al demandante, normalmente con la intención de engañar a los consumidores para que piensen que el bien o servicio es de su propiedad. [20]

Por ejemplo, en McDonald's Corp. v. Druck and Gerner, DDS, PC , [21] McDonald's demandó a McDental, un proveedor de servicios dentales operado por dos dentistas, por infracción de marca registrada. McDonald's presentó evidencia de que poseía derechos de marca registrada en una familia de marcas que comenzaban con el prefijo "Mc", que existía una familiaridad pública generalizada con esa familia de marcas y que la evidencia de la encuesta establecía que era probable que se produjera confusión por el uso del nombre McDental. Los propietarios de McDental's negaron cualquier intención de evocar las marcas de McDonald's en su adopción del nombre McDental, alegando que nunca habían percibido ni oído a nadie más percibir una asociación entre las dos marcas. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York determinó que la similitud entre el nombre McDental y la familia de marcas de McDonald's que comienzan con "Mc" era obvia. El tribunal sostuvo que McDonald's había demostrado que existía una probabilidad de confusión, lo que justificaba la emisión de una orden judicial.

Confusión de intereses inicial

La confusión de intereses inicial se produce cuando un uso supuestamente indebido de una marca atrae a compradores potenciales a considerar productos o servicios proporcionados por el infractor ( señuelo y cambio ). En virtud de la Ley Lanham, un demandante puede presentar una demanda por infracción de marca contra un demandado por crear confusión en el consumidor antes del punto de venta, incluso si la confusión del consumidor se resuelve antes de que se realice la venta. [22]

Por ejemplo, en el caso Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. [ 23], Playboy demandó a Netscape por vender anuncios publicitarios utilizando los términos de marca registrada "playboy" y "playmate". El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito sostuvo que era probable que Playboy demostrara que los consumidores pueden sentirse atraídos por los productos de la competencia al aprovecharse de la reputación de Playboy al utilizar las marcas registradas "playboy" y "playmate", incluso si los consumidores saben perfectamente que no están comprando servicios de Playboy.

Confusión posventa

La confusión posterior a la venta se produce cuando el uso de una marca hace que personas del público en general (distintas del comprador) crean erróneamente que un producto fue fabricado por el titular de la marca. Por lo tanto, a los efectos de un análisis de probabilidad de confusión, el público relevante puede no ser en absoluto los compradores a los que se dirige el producto, sino el público en general, también conocido como la "persona de la calle". [24]

Como lo expresó el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito , la legislación sobre marcas protege al público de sufrir daños causados ​​por la confusión posterior a la venta: "Las leyes sobre marcas existen para proteger al público de la confusión. La creación de confusión en el contexto posterior a la venta puede ser perjudicial, ya que si hay demasiadas imitaciones en el mercado, las ventas del original pueden disminuir porque el público teme que lo que está comprando puede no ser un original. Además, el público puede ser engañado en el mercado de reventa si se requiere experiencia para distinguir entre un original y una imitación". [25]

Por ejemplo, en Ferrari SPA Esercizio v. Roberts , [26] Ferrari SPA Esercizio, un fabricante de automóviles de lujo con reputación de producir vehículos exclusivos con diseños distintivos, presentó una demanda por infracción de marca registrada contra Carl Roberts después de que Roberts comenzara a fabricar y vender kits que permitirían a los entusiastas de los automóviles conscientes del presupuesto copiar los diseños exteriores de Ferrari (por ejemplo, el Daytona Spyder, el Testarossa) en el tren de aterrizaje de vehículos menos costosos. Aunque Roberts ha demostrado que no existía confusión en el punto de venta, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito concluyó que permitir que los kits ingresaran al comercio diluiría la marca Ferrari al disminuir la exclusividad y la calidad percibidas que hacen que el Daytona Spyder y el Testarossa sean atractivos para los consumidores. El tribunal sostuvo además que los kits estaban diseñados para replicar perfectamente el exterior de los vehículos de Ferrari y que existía una gran probabilidad de confusión del cliente después de la venta. El Sexto Circuito sostuvo que los kits de Roberts infringían la imagen comercial distintiva de los vehículos Ferrari y se confirmó una orden judicial permanente contra Roberts.

Confusión directa

La confusión directa se produce cuando los consumidores creen que los bienes o servicios de un usuario posterior (secundario) de la marca proceden del titular anterior (senior) de la marca o están patrocinados por él. En los casos de confusión directa, se dice que el usuario secundario se aprovecha de la reputación y la buena voluntad del usuario senior. La confusión directa suele producirse si el usuario senior es un productor mucho más grande o más conocido que el usuario secundario.

Confusión inversa

La confusión inversa se produce si los consumidores creen incorrectamente que un usuario posterior (secundario) de la marca es la fuente de los productos o servicios del usuario anterior (senior). La confusión inversa suele producirse si el usuario secundario es un productor mucho más grande o más conocido que el usuario senior.

Las demandas por confusión inversa existen para impedir que las grandes empresas copien marcas o logos de empresas más pequeñas existentes. Entre los factores que contribuyen a la probabilidad de confusión inversa se incluyen: (1) la similitud entre las marcas del usuario principal y del usuario secundario, (2) la fuerza conceptual o singularidad de la marca del usuario principal y la fuerza comercial o el conocimiento público de la marca del usuario secundario, (3) la atención del consumidor al producto, (4) el tiempo durante el cual el usuario secundario ha utilizado la marca sin causar confusión, (5) si el usuario secundario tenía la intención de causar confusión, (6) evidencia de confusión real, (7) canales comerciales y publicitarios para los productos de la competencia, (8) la similitud de los esfuerzos de venta de los fabricantes, (9) la similitud de los productos de la competencia en la mente de los consumidores, y (10) hechos que sugieran que los consumidores esperarían que el usuario secundario fabricara ambos productos o se expandiera al mercado del usuario principal. [27]

Infracción contributiva

La Corte Suprema sostuvo por primera vez que la responsabilidad por la infracción de una marca registrada podía extenderse más allá de los infractores directos en Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. [28] La Corte Suprema articuló el siguiente estándar para la infracción contributiva: "Si un fabricante o distribuidor induce intencionalmente a otro a infringir una marca registrada, o si continúa suministrando su producto a alguien de quien sabe o tiene motivos para saber que está cometiendo una infracción de marca registrada, el fabricante o distribuidor es responsable contributivo de cualquier daño como resultado del engaño". [28]

Por ejemplo, en Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc. [29], el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito impuso responsabilidad secundaria al propietario de un mercado de pulgas que proporcionó el “mercado necesario” para la venta de productos infractores. El tribunal sostuvo que existía una infracción contributiva de marca registrada porque el propietario ignoraba deliberadamente la infracción continua de su inquilino.

Defensas

La parte acusada de infracción puede tener la posibilidad de derrotar a los procedimientos de infracción si puede establecer una excepción válida (por ejemplo, publicidad comparativa) o defensa (por ejemplo, negligencia ) a la infracción, o atacar y cancelar el registro subyacente (por ejemplo, por falta de uso) en el que se basan los procedimientos. Otras defensas incluyen fraude, genericidad , funcionalidad, abandono o uso legítimo .

Excepciones

Publicidad comparativa

La publicidad comparativa se produce cuando una de las partes utiliza la marca registrada de otra parte para referirse al propietario de la marca registrada o a sus bienes o servicios. La Comisión Federal de Comercio permite la publicidad comparativa cuando las bases de la comparación son veraces, no engañosas y están claramente especificadas. [30] El usuario de la marca registrada no puede implicar ni sugerir patrocinio, respaldo o afiliación por parte del propietario de la marca. Si el usuario utiliza la marca registrada de una manera que no confunda ni engañe a los consumidores y solo utiliza la parte de la marca que sea necesaria para la identificación (por ejemplo, el uso de las palabras pero no el uso de la misma fuente o gráficos), entonces esto puede considerarse un uso legítimo. [31]

Defensas

Laches

La negligencia es una defensa equitativa. La doctrina se aplica cuando un demandado establece afirmativamente: (1) el conocimiento por parte del demandante de hechos que constituyen una causa de acción o una oportunidad razonable para descubrir dichos hechos; (2) una demora indebida por parte del demandante en iniciar una acción; y (3) un daño al demandado resultante de la demora en iniciar la acción. [32]

Fraude

Una defensa viable contra la infracción de una marca registrada puede afirmar "que el registro o el derecho incontestable a usar la marca se obtuvo de manera fraudulenta". [33]

La defensa de fraude por parte del propietario de la marca puede presentarse en cualquier momento, e incluye probar que: (1) el solicitante hizo una declaración falsa a la USPTO; (2) la declaración falsa es material para la registrabilidad de una marca; (3) el solicitante tenía conocimiento de la falsedad; y (4) el solicitante hizo la declaración con la intención de engañar a la USPTO.

Genericidad

Las marcas comerciales que evolucionan con el tiempo hasta convertirse en un término genérico para una clase de artículos, en lugar de seguir siendo un término distintivo que identifica la fuente, pueden perder su condición de marca comercial. [34] El genericidio es una doctrina en la que una marca que antes era protegible se considera que no lo es porque ya no indica la fuente o el productor del producto (por ejemplo, la aspirina como un producto fabricado por Bayer), sino una categoría o género de producto (la aspirina como analgésico que un fabricante genérico puede llamar a su producto).

Un argumento de genericidad alega que una marca que antes era protegible se ha vuelto genérica en un mercado o industria específicos, al indicar no al productor sino a una categoría o género de producto.

Funcionalidad

La doctrina de la funcionalidad establece que las características funcionales de un producto no pueden ser objeto de registro como marca. La funcionalidad es una defensa reconocida en la legislación estadounidense contra la infracción de una marca registrada. Esta defensa impide que la protección de la marca registrada prevalezca sobre la protección de la patente, al garantizar que no se pueda registrar ninguna marca si es funcional en su conjunto. [35]

Por ejemplo, en el caso de Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp. , [36] el tribunal decidió que ciertas formas de cintas transportadoras eran funcionales debido a su mayor rendimiento en comparación con diseños alternativos y, por lo tanto, no eran elegibles para ser consideradas una marca registrada.

La Corte Suprema ha sostenido que un producto es funcional si:

(1) es esencial para el uso o propósito del artículo, o si afecta el costo o la calidad del artículo; [37] O

(2) el uso exclusivo de la característica funcional pondría a los competidores en una desventaja significativa. [37]

Abandono

El abandono de una marca se produce cuando el propietario de la misma deja deliberadamente de utilizarla durante tres años o más, sin intención de volver a utilizarla en el futuro. Cuando se abandona una marca, el propietario de la misma ya no puede reclamar derechos sobre ella. En efecto, esto libera la marca para que cualquier otra persona pueda utilizarla sin necesidad de recurrir al propietario original de la marca. [38]

Uso justo

La excepción de uso justo de la Ley Lanham es una defensa afirmativa que exige que el demandado demuestre que el término se utilizó de buena fe y de manera descriptiva para un fin distinto al de marca. La Ley Lanham incluye una excepción de uso justo, en virtud del § 1115(b)(4), para las marcas comerciales que consisten en palabras descriptivas, con el fin de evitar monopolios de marcas comerciales sobre el uso de términos descriptivos.

Hay dos tipos de uso justo: el uso justo descriptivo y el uso justo nominativo.

El uso justo descriptivo permite a un tercero utilizar la marca descriptiva de otro para describir su propio producto o servicio. [39] Para poder invocar con éxito una defensa basada en el uso justo en una demanda por infracción de marca registrada, el demandado debe probar los tres elementos de la doctrina del uso justo: (1) que el término se utilizó de una manera distinta a la de una marca; (2) que el término se utilizó para describir los bienes o servicios ofrecidos o su origen geográfico; y (3) que el uso se había realizado de buena fe. [40]

El uso justo nominativo permite a terceros utilizar la marca registrada de otra parte para referirse al producto o servicio real de esa parte. [41] El uso no debe crear una probabilidad de confusión y no puede implicar patrocinio o respaldo por parte del propietario de la marca registrada cuando no exista ninguno. [42]

Remedios

Medida cautelar

Las medidas cautelares son órdenes judiciales que ordenan al infractor que cese inmediatamente sus actividades ilícitas. El demandante tendrá derecho a una medida cautelar por infracción de marca si demuestra que es probable que tenga éxito en el fondo y que existe la posibilidad de que se produzca un daño irreparable. [43]

Alivio monetario

De conformidad con el artículo 1117(a) del Título 15 del Código de los Estados Unidos, [44] el demandante puede recuperar las ganancias del infractor, los daños sufridos y los costos de la acción. Al evaluar las ganancias, el propietario de la marca debe probar únicamente el monto bruto de las ventas del demandado. A partir de entonces, el demandado tiene la carga de proporcionar evidencia de cualquier monto que deba deducirse.

En un caso de infracción de marca registrada, la contabilización de las ganancias sólo es adecuada cuando el demandado incurre en una infracción intencional, es decir, cuando intentó explotar el valor de un nombre establecido de otra persona. [45] Alternativamente, un demandante puede recuperar los daños sufridos si muestra una previsión razonable de las ganancias perdidas.

A nivel mundial

El acuerdo comercial ACTA , firmado en mayo de 2011 por Estados Unidos, Japón, Suiza y la UE, exige que sus partes agreguen sanciones penales, incluyendo encarcelamiento y multas, por la violación de derechos de autor y marcas registradas, y obliga a las partes a vigilar activamente las infracciones. [46] [47] [48]

En muchos países con derecho consuetudinario , una marca que no está registrada no puede ser "infringida" como tal, y el propietario de la marca no puede iniciar procedimientos por infracción en virtud de la ley. En cambio, el propietario puede iniciar procedimientos en virtud del derecho consuetudinario por usurpación de marca o tergiversación , o en virtud de una legislación más general que prohíbe las prácticas comerciales desleales . En algunas jurisdicciones, la infracción de la imagen comercial también puede ser objeto de acción penal.

Casos notables

Véase también

Referencias

  1. ^ Irina D. Manta Primavera de 2011 El rompecabezas de las sanciones penales por infracción de la propiedad intelectual Archivado el 13 de noviembre de 2018 en Wayback Machine Harvard Journal of Law & Technology 24(2):469-518
  2. ^ Dinwoodie, Graeme B.; Janis, Mark D. (2022). Marcas comerciales y competencia desleal: derecho y política . Serie de libros de casos de Aspen (sexta edición). Frederick: Aspen Publishing. pág. 551. ISBN 978-1-5438-4745-1.
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  • Leyes de marcas comerciales | Propiedad intelectual en India
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