Sega contra Accolade

Sega contra Accolade
Corte	Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito
Nombre completo del caso	Comparación entre Sega Enterprises Ltd. y Accolade, Inc.
Discutido	20 de julio de 1992
Decidido	20 de octubre de 1992
Citación	977 F.2d 1510 (9.º circuito, 1992)
Tenencia
Los actos de ingeniería inversa de Accolade en el software de Sega Genesis para conocer sus sistemas de seguridad y la posterior publicación de juegos de Sega Genesis sin licencia están protegidos por la doctrina del uso justo de la ley de derechos de autor. Sega es responsable de utilizar su sistema de seguridad para colocar su marca registrada en los juegos de Accolade.
Membresía de la corte
Jueces en sesión	Stephen Reinhardt , William C. Canby, Jr. , Edward Leavy
Opiniones de casos
Mayoría	Esteban Reinhardt
Leyes aplicadas
15 USC §§ 1114(1)(a), 1125(a) ( Ley Lanham ); 17 USC §§ 101, 106, 107, 117 ( Ley de Derechos de Autor de 1976 ) [1]

Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc. , 977 F.2d 1510 ( 9th Cir. 1992), es un caso en el que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito aplicó la ley de propiedad intelectual estadounidense a la ingeniería inversa de software de computadora . El caso, que surgió a raíz de la publicación de varios juegos de Sega Genesis por parte del editor de videojuegos Accolade , que había desensamblado el software de Genesis para publicar juegos sin licencia de Sega , involucraba varias cuestiones superpuestas, incluido el alcance de los derechos de autor , los usos permitidos para las marcas comerciales y el alcance de la doctrina del uso justo para el código informático. ^[2]

El caso fue presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California , que falló a favor de Sega y emitió una orden judicial contra Accolade impidiéndoles publicar más juegos para Genesis y exigiéndoles que retiraran todos los juegos Genesis existentes que tenían a la venta. Accolade apeló la decisión ante el Noveno Circuito con el argumento de que su ingeniería inversa de Genesis estaba protegida por el uso justo. El Noveno Circuito revocó la orden del tribunal de distrito y dictaminó que el uso de ingeniería inversa por parte de Accolade para publicar títulos de Genesis estaba protegido por el uso justo, y que su supuesta violación de las marcas registradas de Sega era culpa de Sega. El caso se cita con frecuencia en asuntos que involucran ingeniería inversa y uso justo según la ley de derechos de autor.

En marzo de 1984, Sega Enterprises Ltd. fue comprada por su ex director ejecutivo , David Rosen , junto con un grupo de patrocinadores. Hayao Nakayama , uno de estos patrocinadores, fue nombrado nuevo director ejecutivo de Sega. Tras el colapso de la industria de los arcades, Nakayama decidió centrar los esfuerzos de desarrollo en el mercado de las consolas domésticas . ^{[3] : 344} Durante este tiempo, Sega se preocupó por la piratería de software y hardware en el sudeste asiático , y particularmente en Taiwán . Taiwán no era signatario de la Convención de Berna sobre derechos de autor, lo que limitaba las opciones legales de Sega en esa región. Sin embargo, Taiwán permitió el enjuiciamiento por infracción de marca registrada . ^[1] Aunque Sega había creado sistemas de seguridad en sus consolas para evitar que su software fuera pirateado y para mantener alejados a los editores sin licencia, al igual que su competidor Nintendo , ^{[3] : 382} los falsificadores habían descubierto formas de evitar que la marca registrada Sega apareciera en sus juegos, eludiendo la marca registrada por completo. ^[1]

Después del lanzamiento de Sega Genesis en 1988, el editor de videojuegos Accolade comenzó a explorar opciones para lanzar algunos de sus títulos de juegos de PC en la consola. En ese momento, sin embargo, Sega tenía un acuerdo de licencia para desarrolladores externos que aumentaba los costos para el desarrollador. Según el cofundador de Accolade , Alan Miller , "Uno les paga entre $ 10 y $ 15 por cartucho además de los costos reales de fabricación del hardware, por lo que aproximadamente duplica el costo de los bienes para el editor independiente". ^{[3] : 381} Además de esto, Sega exigió que sería el editor exclusivo de los juegos de Accolade si Accolade fuera licenciado, impidiendo que Accolade lanzara sus juegos a otros sistemas. ^{[1] [4]} Para evitar el problema de las licencias, Accolade decidió buscar una forma alternativa de llevar sus juegos a Genesis comprando una consola para descompilar el código ejecutable de tres juegos de Genesis y usarlo para programar sus nuevos cartuchos de una manera que les permitiera deshabilitar los bloqueos de seguridad que impedían jugar juegos sin licencia. ^{[1] [3] : 383} Esto se hizo con éxito para llevar Ishido: The Way of Stones a Genesis en 1990. ^{[3] : 382} Al hacerlo, Accolade también había copiado el código de juego con derechos de autor de Sega varias veces para realizar ingeniería inversa del software de los juegos Genesis con licencia de Sega. ^{[4] [5]}

Como resultado de los problemas de piratería y desarrollo sin licencia, Sega incorporó un mecanismo de protección técnica en una nueva edición de Genesis lanzada en 1990, conocida como Genesis III. Esta nueva variante de Genesis incluía un código conocido como Trademark Security System (TMSS), que, cuando se insertaba un cartucho de juego en la consola, verificaba la presencia de la cadena "SEGA" en un punto particular de la memoria contenida en el cartucho. ^[6] Si y solo si la cadena estaba presente, la consola ejecutaba el juego y mostraba brevemente el mensaje: "Producido por o bajo licencia de Sega Enterprises LTD". ^[1] Este sistema tenía un doble efecto: agregó protección adicional contra desarrolladores sin licencia y piratería de software, y obligó a que la marca registrada de Sega se mostrara cuando se encendía el juego, lo que hacía posible una demanda por infracción de marca registrada si se desarrollaba software sin licencia. ^{[3] : 383  [5]} Accolade se enteró de este desarrollo en el Winter Consumer Electronics Show de enero de 1991, en el que Sega mostró el nuevo Genesis III y demostró que examinaba y rechazaba un cartucho de juego de Ishido . ^{[3] : 383} Con más juegos planeados para el año siguiente, Accolade identificó con éxito el código TMSS. Más tarde agregaron este código a los juegos HardBall!, Star Control , Mike Ditka Power Football y Turrican . ^{[3] : 383}

El 31 de octubre de 1991, Sega presentó una demanda contra Accolade en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, por cargos de infracción de marca registrada y competencia desleal en violación de la Ley Lanham . La infracción de derechos de autor, una violación de la Ley de Derechos de Autor de 1976 , se agregó un mes después a la lista de cargos. En respuesta, Accolade presentó una contrademanda por falsificar la fuente de sus juegos al mostrar la marca registrada de Sega cuando el juego estaba encendido. El caso fue visto por la jueza Barbara A. Caulfield . ^{[1] [3] : 384  [4]}

Sega argumentó que Accolade había infringido sus derechos de autor porque los juegos de Accolade contenían material de Sega. Accolade insistió en que su uso del material de Sega constituía un uso justo. Sin embargo, el juez Caulfield no aceptó esta explicación ya que Accolade era un fabricante de juegos, sus trabajos eran para obtener ganancias financieras y porque sus trabajos competían directamente con los juegos con licencia de Sega, lo que probablemente resultó en una disminución de las ventas de los juegos de Sega. ^{[3] : 384  [7]} El caso de Accolade se vio aún más afectado por una presentación de un ingeniero de Sega llamado Takeshi Nagashima, quien mostró dos cartuchos de juegos de Sega que podían ejecutarse en Genesis III sin el TMSS que mostraba la marca registrada, y se los ofreció al equipo de defensa de Accolade, pero no reveló cómo era posible. ^{[1] [3] : 385} En última instancia, esto resultaría en la derrota de Accolade el 3 de abril de 1992, cuando el juez Caulfield falló a favor de Sega y emitió una orden judicial que prohibía las ventas futuras por parte de Accolade de juegos compatibles con Genesis que incorporaran el mensaje de Sega o usaran los resultados de la ingeniería inversa. Casi una semana después, el tribunal también exigió a Accolade que retirara todos sus juegos compatibles con Genesis. ^{[1] [3] : 386}

La decisión del tribunal de distrito había sido muy costosa para Accolade. Según el cofundador de Accolade, Alan Miller, "Solo para luchar contra la orden judicial, tuvimos que pagar al menos medio millón de dólares en honorarios legales". ^{[3] : 386} El 14 de abril de 1992, Accolade solicitó al tribunal de distrito que suspendiera la orden judicial preliminar en espera de la apelación, pero cuando el tribunal no se pronunció antes del 21 de abril, Accolade apeló la orden judicial ante el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. Se concedió una suspensión del mandato de retirar todos los juegos Genesis de Accolade, pero la orden judicial que impedía la ingeniería inversa y el desarrollo del software Genesis se mantuvo hasta el 28 de agosto, cuando el Noveno Circuito ordenó su disolución en espera de la revisión de la apelación. ^[1]

En apoyo de la apelación, la Computer & Communications Industry Association presentó un escrito amicus curiae alegando que el tribunal de distrito había cometido errores al concluir que Accolade había infringido los derechos de autor de Sega al aplicar ingeniería inversa a su software, extender la protección de los derechos de autor al método de operación y no considerar si los juegos de Accolade eran sustancialmente similares al material protegido por derechos de autor de Sega. ^[8] También presentaron escritos amicus el Comité Americano de Sistemas Interoperables, la Computer and Business Equipment Manufacturers Association y el profesor de derecho de autor Dennis S. Karjala de la Universidad Estatal de Arizona . ^[1]

Al revisar el caso, el tribunal consideró varios factores en su propio análisis, examinando las cuestiones de marca registrada y derechos de autor por separado. Al igual que en los procedimientos del tribunal de distrito, Nagashima mostró al tribunal un cartucho de juego que funcionaba en Genesis y que no mostraba el logotipo de la marca registrada. Sin embargo, el tribunal no se conmovió por esto y decidió que los cartuchos de Nagashima mostraban lo que se podía hacer con el conocimiento del TMSS, que Accolade no poseía. ^{[3] : 387} Según el tribunal, dado que el conocimiento de cómo evitar mostrar la marca registrada en Genesis III no era información pública para la industria, el intento de Sega de demostrar que la exhibición de su marca registrada no era necesaria para jugar juegos en la consola era insuficiente. Al escribir la opinión del tribunal, el juez Stephen Reinhardt declaró: "Sega arriesgó conscientemente dos consecuencias importantes: el etiquetado falso de los productos de algunos competidores y el disuadir a otros competidores de fabricar juegos compatibles con Genesis. Según la Ley Lanham, la primera conducta, al menos, es claramente ilegal". ^[1] El tribunal citó luego Anti-Monopoly v. General Mills Fun Group , que establece en referencia a la Ley Lanham: "La marca registrada se utiliza indebidamente si sirve para limitar la competencia en la fabricación y venta de un producto. Esa es la jurisdicción especial de los monopolios limitados previstos en las leyes de patentes". ^[9] Los jueces del caso habían decidido que Sega había violado esta disposición de la ley al utilizar su marca registrada para limitar la competencia por el software para su consola. ^[1]

Para determinar el estado de la demanda de Accolade sobre el uso justo del código de juego protegido por derechos de autor de Sega, el tribunal revisó cuatro criterios de uso justo: la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor, la cantidad de obra protegida por derechos de autor utilizada, el propósito del uso y los efectos del uso en el mercado de la obra. ^[6] Al revisar la demanda de derechos de autor de Sega, los jueces tuvieron en cuenta la diferencia de tamaño entre el archivo TMSS y los tamaños de los juegos de Accolade. Como señaló el juez Reinhardt al escribir la opinión del tribunal, el archivo TMSS "contiene aproximadamente entre veinte y veinticinco bytes de datos. Cada uno de los juegos de Accolade contiene un total de 500.000 a 1.500.000 bytes . Según los empleados de Accolade, el archivo de encabezado es la única parte del código de Sega que Accolade copió en sus propios programas de juego". ^{[1] [10]} Esto hizo que los juegos tuvieran un contenido abrumadoramente original y, según el juez Reinhardt, en beneficio del público poder competir con los juegos con licencia de Sega, especialmente si los juegos eran diferentes como se sostuvo en la apelación. ^{[1] [3] : 387  [8]} El tribunal no aceptó el argumento de que los juegos de Accolade competían directamente con los de Sega, señalando que no había prueba de que ninguno de los juegos publicados de Accolade hubiera disminuido el mercado de ninguno de los juegos de Sega. A pesar de las afirmaciones de los abogados de Sega de que la empresa había invertido mucho tiempo y esfuerzo en el desarrollo de Genesis, y que Accolade estaba capitalizando este tiempo y energía, el tribunal rechazó estas afirmaciones al señalar que la Corte Suprema de los Estados Unidos en Feist v. Rural Publications había rechazado inequívocamente la noción de que la protección de los derechos de autor podía basarse en el " sudor de la frente ", es decir, que una obra tenía derecho a los derechos de autor debido a la cantidad de esfuerzo que se necesitó para crearla. El tribunal también señaló que el código de Sega contenía algunos elementos funcionales que no estaban protegidos por la Ley de Derechos de Autor de 1976. En cuanto a la ingeniería inversa como proceso, el tribunal concluyó que "cuando el desmontaje es la única forma de acceder a las ideas y elementos funcionales incorporados en un programa informático protegido por derechos de autor y cuando existe una razón legítima para buscar dicho acceso, el desmontaje es un uso justo de la obra protegida por derechos de autor, como cuestión de derecho". ^{[1] [6]}

El 28 de agosto de 1992, el Noveno Circuito revocó la orden judicial preliminar del tribunal de distrito y dictaminó que la descompilación del software de Sega por parte de Accolade constituía un uso legítimo. ^[11] La opinión escrita del tribunal se emitió el 20 de octubre y señaló que el uso del software no era explotador, a pesar de ser comercial, ^{[1] [12]} y que la infracción de marca registrada, al ser requerida por el TMSS para que un juego de Genesis se ejecutara en el sistema, fue provocada inadvertidamente por una ley de uso legítimo y por la culpa de Sega por causar un etiquetado falso. ^{[1] [13]} Como resultado de la revocación del veredicto, los costos de la apelación fueron evaluados a Sega. Sin embargo, la orden judicial permaneció en vigor porque Sega solicitó al tribunal de apelaciones que volviera a escuchar el caso. ^{[11] [14]}

El 8 de enero de 1993, con la petición de Sega de una nueva audiencia aún pendiente, el tribunal tomó la inusual medida de modificar su opinión del 20 de octubre de 1992 y levantó la orden judicial que impedía a Accolade desarrollar o vender software Genesis. ^[14] Esto fue seguido por una denegación formal de la petición de Sega de una nueva audiencia el 26 de enero. ^[15] Como la contrademanda de Accolade por etiquetado falso bajo la Ley Lanham fue rechazada por el Noveno Circuito, esto esencialmente dejó "a cada parte tan libre de actuar como lo era antes de la emisión de la medida cautelar preliminar" mientras el tribunal de distrito consideraba la contrademanda. ^[1] Sega y Accolade finalmente llegaron a un acuerdo el 30 de abril de 1993. Como parte de este acuerdo, Accolade se convirtió en un licenciatario oficial de Sega, y más tarde desarrolló y lanzó Barkley Shut Up y Jam! mientras estaba bajo licencia. ^{[3] : 388} Los términos de la licencia, incluyendo si se hicieron o no acuerdos especiales o descuentos a Accolade, no fueron revelados al público. ^[16] Los términos financieros del acuerdo tampoco fueron revelados, aunque ambas compañías acordaron pagar sus propios costos legales. ^[17]

En un comunicado oficial, el presidente de Sega of America, David Rosen, expresó su satisfacción por el acuerdo. Según Rosen, "este acuerdo es un final satisfactorio para lo que era un conjunto muy complejo de cuestiones. No solo estamos contentos de resolver este caso de manera amistosa, sino que también hemos dado un giro en nuestra asociación con Accolade y ahora esperamos una relación saludable y mutuamente beneficiosa en el futuro". Alan Miller, de Accolade, expresó más entusiasmo con el acuerdo y las oportunidades que presentaba para la empresa, diciendo en su declaración: "Estamos muy contentos con el acuerdo y estamos entusiasmados con los nuevos mercados que abre para Accolade. Accolade actualmente experimenta una fuerte demanda de sus productos Sega Genesis en América del Norte y Europa. Ahora podremos publicar nuestros productos en los sistemas Sega Genesis y Game Gear en todo el mundo". ^[16] Sin embargo, a pesar del acuerdo, Accolade había perdido entre 15 y 25 millones de dólares durante el período de la medida cautelar, según Miller. ^{[3] : 386}

Sega v. Accolade ha sido un caso influyente en asuntos relacionados con la ingeniería inversa de software y la violación de derechos de autor, y ha sido citado en numerosos casos desde 1993. ^{[3] : 388  [10]} El caso redefinió cómo se ve la ingeniería inversa con productos sin licencia en cuestiones legales relacionadas con los derechos de autor. La decisión también fue influyente porque fue emitida por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, cuya jurisdicción incluía todos los estados del oeste de los Estados Unidos donde se produjo la mayor parte del desarrollo de software con sede en los Estados Unidos, incluidos California y Washington. El caso también ayudó a establecer pautas para la ingeniería inversa permisible; por ejemplo, el programador informático estadounidense Andrew Schulman citó la decisión con aprobación en su libro de 1994 "Undocumented Dos", que exploró y reveló funcionalidad no documentada en los sistemas operativos de Microsoft que había descubierto mediante desensamblaje e ingeniería inversa. El proceso que Accolade emprendió para realizar ingeniería inversa del código de Sega fue percibido como bastante típico de la forma en que otras empresas habían estado realizando ingeniería inversa, lo que hizo que la decisión del tribunal fuera aún más influyente. ^[12] La decisión del Noveno Circuito confirmó que los principios funcionales de la consola no estaban protegidos por derechos de autor, ^[5] y también estableció que la ingeniería inversa puede constituir un "uso justo" cuando no había otros medios disponibles para acceder a la información sobre los principios funcionales de la consola. ^{[13] [18]} Un ejemplo de este precedente establecido por este caso es Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corporation , que fue emitido en 2000 por el Noveno Circuito, citó específicamente a Sega v. Accolade al decidir que la ingeniería inversa del BIOS de Sony PlayStation estaba protegida por el uso justo y no era explotadora. ^[12]

Entre las influencias de la decisión se incluyen el efecto de Sega v. Accolade sobre los criterios de uso justo y las responsabilidades de los titulares de marcas en los exámenes legales. Aunque Accolade había copiado juegos completos de Genesis para identificar el TMSS, el tribunal dio poco peso al criterio sobre la cantidad de obra protegida por derechos de autor que se estaba copiando, a la luz del hecho de que Accolade lo había hecho para crear su propio software compatible. Asimismo, la naturaleza de la obra también recibió menos peso, estableciendo esencialmente un enfoque de dos factores para evaluar el uso justo en el propósito de uso y el impacto en el mercado. ^[19] También fue la primera vez que la Ley Lanham se interpretó en el sentido de que la confusión resultante de la colocación de la marca propia en otra obra por medio de un programa de seguridad es culpa del registrante original de la marca. ^[13]

El caso Sega v. Accolade también sirvió para ayudar a establecer que los principios funcionales del software informático no pueden ser protegidos por la ley de derechos de autor. Más bien, la única protección legal para dichos principios puede ser a través de la posesión de una patente o por secreto comercial. ^[20] Este aspecto de la decisión también ha recibido críticas, citando que si bien los principios funcionales no son protegibles por la ley de derechos de autor, el código TMSS sí lo era y al permitir la ingeniería inversa del TMSS como uso legítimo, la decisión había alentado la copia de programas legalmente protegidos. ^[7]

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