Caso State Street Bank & Trust Co. contra Signature Financial Group, Inc.
Caso judicial de EE.UU. de 1998

Caso State Street Bank & Trust Co. contra Signature Financial Group, Inc.
CorteTribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal
Nombre completo del casoSTATE STREET BANK & TRUST CO., demandante-apelado, contra SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC., demandado-apelante
Decidido23 de julio de 1998
Citación149 F.3d 1368
Historia del caso
Historia previaSentencia a favor del demandante, 927 F. Supp. 502, 38 USPQ2d 1530 ( D. Mass. 1996) (que determina que la patente estadounidense n.º 5.193.056 es inválida por falta de materia legal)
Tenencia
Una reivindicación es elegible para protección mediante una patente en los Estados Unidos si implica alguna aplicación práctica y produce un resultado útil, concreto y tangible.
Membresía de la corte
Jueces en sesiónLos jueces de circuito Rich, Plager y Bryson
Opiniones de casos
MayoríaRico
Leyes aplicadas
Título 35 del Código de los Estados Unidos  § 101

State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc. ,149 F.3d1368 (Fed. Cir. 1998), también conocido como State Street o State Street Bank , fue una decisión de 1998 delTribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federalsobre lapatentabilidad de los métodos comerciales.State Streetestableció durante un tiempo el principio de que unainvenciónera elegible para protección mediante una patente en los Estados Unidos si implicaba alguna aplicación práctica y, en palabras de lade State Street, "produce un resultado útil, concreto y tangible".

Sin embargo, con la decisión del Circuito Federal de 2008 en el caso In re Bilski [ 1] , se eliminó la prueba de lo útil, lo concreto y lo tangible. Según la opinión del Circuito Federal en el caso Bilski , la "investigación sobre el 'resultado útil, concreto y tangible' es inadecuada", y las partes de la decisión del caso State Street que se basan en esta investigación ya no tienen ningún efecto en virtud de la ley de patentes de los Estados Unidos. La Corte Suprema confirmó la sentencia del Circuito Federal en el caso Bilski v. Kappos [2] .

Fondo

El 9 de marzo de 1993, Signature Financial Group, Inc. obtuvo la patente estadounidense 5.193.056 [3], titulada "Sistema de procesamiento de datos para la configuración de servicios financieros en "radios". Los "radios" eran fondos mutuos que agrupaban sus activos en un "centro" central. Cuando esto se hace en relación con ciertos procedimientos de contabilidad diaria de acuerdo con las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las ganancias se transfieren a los accionistas a efectos fiscales, sin estar sujetos primero al impuesto sobre la renta corporativa, como lo estarían de otra manera. [4] Los procedimientos son tan complejos que no podrían realizarse, en el intervalo de tiempo que permiten las regulaciones del IRS, sin utilizar una computadora digital programada. [5]

Se ha señalado que la reivindicación de la patente comprende medios para realizar pasos que son los requisitos especificados en un reglamento del Servicio de Impuestos Internos para evitar impuestos [6] sobre una sociedad. [7] Este gráfico ilustra cómo la redacción de la reivindicación de la patente se corresponde con el estatuto y los reglamentos fiscales de los EE. UU. Por lo tanto, la patente es, en efecto, una patente sobre el cumplimiento de la ley fiscal de los EE. UU.

Cómo los elementos de reivindicación de la patente se corresponden con las disposiciones de la legislación fiscal de los EE. UU. aplicables a los sistemas fiscales Hub & Spokes
PatentarDerecho fiscal
1. Un sistema de procesamiento de datos para gestionar una configuración de servicios financieros de una cartera constituida como una sociedad, siendo cada socio uno de una pluralidad de fondos, que comprende:

(a) procesador de computadora significa para procesar datos;

(b) medios de almacenamiento para almacenar datos en un medio de almacenamiento;

(c) primer medio para inicializar el medio de almacenamiento;

[Esta parte de la reivindicación 1 está dirigida a configurar un sistema informático para procesar datos y tener acceso a una fuente de almacenamiento de datos para ser procesados ​​en el ordenador.]
[Estas disposiciones del IRC establecen un marco para el tratamiento de los ingresos de las sociedades que los califican para el tratamiento de transferencia. Los términos en cursiva son relevantes para las disposiciones posteriores y el lenguaje de la reclamación correspondiente.]26 USC § 706(d)(2)(A): [S]i durante un año fiscal de la sociedad hay un cambio en el interés de cualquiera de los socios en la sociedad, ...

La parte distribuible de cada socio de cualquier base de efectivo asignable se determinará (i) asignando la parte apropiada de dicho elemento a cada día del período al que sea atribuible, y (ii) asignando la parte asignada a dicho día entre los socios en proporción a sus intereses en la sociedad al cierre de dicho día.

I

Reg. 1,704-1(b)(2)(iv): (a): Salvo que se disponga lo contrario en el párrafo (b)(2)(ii)(i) de esta sección, la asignación de ingresos, ganancias, pérdidas o deducciones no tendrá efecto económico según el párrafo (b)(2)(ii)(i) de esta sección y no se considerará que esté de acuerdo con el interés de un socio en la sociedad según el párrafo (b)(4) de esta sección [es decir, califica para el tratamiento de flujo continuo de la sociedad] , a menos que las cuentas de capital de los socios se determinen y mantengan durante todo el plazo de la sociedad [es decir, diariamente] de acuerdo con las reglas de contabilidad de capital de este párrafo (b)(2)(iv).

(d) segundo medio para procesar los datos sobre los activos de la cartera y cada uno de los fondos de un día anterior y los datos sobre los aumentos o disminuciones de cada uno de los fondos, activos y para asignar el porcentaje de participación que cada fondo tiene en la cartera;...(b)(2)(iv): [L]as cuentas de capital de los socios se considerarán determinadas y mantenidas de conformidad con las reglas de este párrafo (b)(2)(iv) si, y solo si, la cuenta de capital de cada socio: ...

se incrementa en (1) la cantidad de dinero aportada por él a la sociedad... y se disminuye en (4) la cantidad de dinero que le distribuye la sociedad

(e) un tercer medio para procesar datos sobre ingresos incrementales diarios, gastos y ganancias o pérdidas netas realizadas de la cartera y para asignar dichos datos entre cada fondo;se incrementa con (3) asignaciones a los ingresos y ganancias de la sociedad... y se reduce con (6) asignaciones a él de los gastos de la sociedad... y (7) asignaciones de pérdidas de la sociedad
(f) cuarto medio para procesar datos sobre ganancias o pérdidas netas no realizadas diarias de la cartera y para asignar dichos datos entre cada fondo; yReglamento del IRS 1.704-1(f): Un acuerdo de sociedad puede, ante la ocurrencia de ciertos eventos, aumentar o disminuir las cuentas de capital de los socios para reflejar una revaluación de la propiedad de la sociedad... Las cuentas de capital ajustadas de esta manera no se considerarán determinadas y mantenidas de acuerdo con las reglas si este párrafo (b)(2)(iv) a menos que—...

(2) Los ajustes reflejan la forma en que los ingresos no realizados, ganancias, pérdidas y deducciones inherentes a dicha propiedad (que no se hayan reflejado en las cuentas de capital anteriormente) se asignarían entre los socios si hubiera una disposición tributable de dicha propiedad por dicho valor justo de mercado en esa fecha.

(g) quinto medio para procesar datos sobre ingresos, gastos y ganancias o pérdidas de capital agregados al cierre del ejercicio para la cartera y cada uno de los fondos.26 USC § 706(d)(1): [S]i durante cualquier año fiscal de los socios hay un cambio en el interés de cualquier socio en la sociedad, la parte distribuible de cada socio de cualquier partida de ingreso, ganancia, pérdida, deducción o crédito de la sociedad para dicho año fiscal se determinará mediante el uso de cualquier método prescrito por el Secretario mediante reglamentos que tengan en cuenta los intereses variables de los socios en la sociedad durante dicho año fiscal.

Opinión del Circuito Federal

El tribunal de distrito consideró que la patente no era válida porque se refería a una materia no reglamentaria. Sin embargo, el Circuito Federal revocó su dictamen en una opinión que fue seguida por un gran aumento en la emisión de patentes de métodos comerciales y de software. El Circuito Federal declaró:

[L]a transformación de datos que representan cantidades discretas de dólares por una máquina a través de una serie de cálculos matemáticos en un precio final de acción constituye una aplicación práctica de un algoritmo, fórmula o cálculo matemático, porque produce "un resultado útil, concreto y tangible": un precio final de acción fijado momentáneamente para fines de registro e información e incluso aceptado y confiado por las autoridades reguladoras y en transacciones posteriores.

En su momento y durante la década siguiente, muchos consideraron que esta sentencia era importante porque anteriormente se había considerado ampliamente que los "métodos de hacer negocios" no eran elegibles para concesiones de patentes. [8] Por ejemplo, en Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. , el Segundo Circuito sostuvo que un sistema de contabilidad para evitar que los camareros robaran los pagos de los clientes por las comidas no podía patentarse. [9] En Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell , [10] el Circuito de DC sostuvo que una patente sobre "pruebas a ciegas" de mezclas de whisky para las preferencias de los consumidores sería "una restricción grave al avance de la ciencia y la industria" y, por lo tanto, debería rechazarse. [11]

El Circuito Federal rechazó esta opinión en su opinión sobre el State Street Bank :

Este tribunal o la CCPA nunca han invocado la excepción del método comercial para considerar que una invención no es patentable. La aplicación de esta excepción en particular siempre ha estado precedida por una sentencia basada en algún concepto más claro del Título 35 o, más comúnmente, la aplicación de la excepción de la idea abstracta basada en la búsqueda de un algoritmo matemático. [12]

El Circuito Federal consideró inadecuado crear una excepción adicional [13] al principio de que "todo lo que existe bajo el sol hecho por el hombre es patentable". [14] En consecuencia, el Circuito Federal aplicó ese principio a todos los métodos comerciales que "producen un resultado útil, concreto y tangible".

Secuelas

Análisis de la GAO de los datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos que muestra el número de patentes de software y de otros tipos emitidas cada año entre 1991 y 2011

La opinión del State Street Bank provocó un gran aumento de las patentes de software y de métodos comerciales. En 1991, las patentes relacionadas con el software representaban aproximadamente el 20 por ciento del total anual; en 2011, representaban aproximadamente el 50 por ciento. El número absoluto de patentes de software aumentó de aproximadamente 25.000 por año a 125.000 por año en este período. Un gráfico adjunto muestra un análisis de dichos datos realizado por la GAO .

Crítica judicial

En mayo de 2006, el juez Kennedy de la Corte Suprema de Estados Unidos comentó en una opinión concurrente en el caso eBay [15] que un "número creciente" de patentes de métodos comerciales eran de "potencial vaguedad y validez sospechosa". A él se sumaron los jueces Stevens, Souter y Breyer.

En junio de 2006, la Corte desestimó el certiorari en LabCorp v. Metabolite, Inc. [ 16] El Circuito Federal había decidido el caso sobre la base del precedente de State Street . Tres jueces (Breyer, J., junto con Stevens y Souter, JJ.) disintieron de la desestimación, argumentando que el Circuito Federal había decidido el caso LabCorp sobre la base de la prueba legal errónea de "resultado útil, concreto y tangible" enunciada en el caso State Street . Esta era una prueba legal, argumentó la disidencia, bajo la cual las patentes que la Corte Suprema había considerado no elegibles para patentes serían consideradas elegibles para patentes, citando como ejemplos O'Reilly v. Morse , Gottschalk v. Benson y Parker v. Flook . Por lo tanto, la Corte debería decidir el caso, sostuvieron los jueces disidentes, para "disminuir la incertidumbre legal en el área, que afecta a un número sustancial de reclamos de patentes".

Bilski

En 2008, en In re Bilski , el Circuito Federal decidió reconsiderar el caso State Street en pleno . En su orden, el tribunal enumeró como una de las cuestiones que debían presentar el solicitante, la PTO y los amici curiae la siguiente: "Si el tribunal debería reconsiderar el caso State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) ... en el que el tribunal había sostenido que los métodos comerciales podían patentarse, y si ese caso debería ser revocado en cualquier aspecto". [17]

En la opinión en pleno que el tribunal emitió posteriormente, [18] descartó la prueba del "resultado útil, concreto y tangible" (UCTR, por sus siglas en inglés) establecida en State Street , pero no anuló explícitamente State Street en su totalidad. El tribunal dijo que la prueba UCTR "es insuficiente para determinar si una reclamación es elegible para patente según el § 101", [19] y "es inadecuada", [20] y reafirmó que "la prueba de máquina o transformación delineada por la Corte Suprema es la prueba adecuada para aplicar" en su lugar. En cuanto a State Street , el tribunal dijo que "aquellas partes de nuestras opiniones en State Street , que se basan en un análisis de 'resultado útil, concreto y tangible' ya no deberían ser consideradas como confiables". [21]

La opinión mayoritaria del Circuito Federal no sostuvo que los métodos comerciales no fueran categóricamente patentables. Los jueces Mayer y Dyk coincidieron con la mayoría en que la solicitud de patente de Bilski debía ser rechazada, pero argumentaron que la base adecuada de la decisión era que los métodos comerciales no podían patentarse según una interpretación adecuada de la ley.

En su opinión separada en In re Bilski , el juez del Circuito Federal Mayer afirmó: "No es sorprendente que State Street y su progenie hayan generado un coro atronador de críticas", y recopiló citas de autoridades que respaldan esta afirmación. Citó una fuente para la afirmación: "La reciente aprobación por parte del Circuito Federal de la protección mediante patentes para métodos de hacer negocios marca una desviación tan radical de los precedentes que invita a buscar su justificación" y otra para esta afirmación: "Calificar [la situación posterior a State Street ] de angustiante es quedarse corto. El consenso... parece ser que no se deberían emitir patentes para nuevos métodos comerciales".

La Corte Suprema confirmó la sentencia de inelegibilidad de patentes en Bilski v. Kappos . No respaldó el uso de la prueba de la máquina o transformación como única prueba, pero dijo que era sólo una "pista útil" para tomar la decisión. La mayoría de la Corte también se negó a declarar que los métodos comerciales eran categóricamente inelegibles para patentes. Sin embargo, cuatro jueces (el juez Stevens, en opinión concurrente, junto con los jueces Breyer, Ginsburg y Sotomayor) habrían declarado que todos los métodos comerciales eran inelegibles para patentes, sobre la base de los antecedentes históricos de la cláusula de patentes de la Constitución. En una opinión concurrente separada del juez Breyer, enumeró los puntos en los que la Corte estuvo de acuerdo por unanimidad. Uno de ellos fue que el caso del State Street Bank no era una declaración correcta de la ley.

MayonesayAlicia

Las decisiones posteriores de la Corte Suprema en Mayo v. Prometheus y Alice v. CLS Bank ampliaron aún más el alcance de Bilski y eliminaron sustancialmente el caso State Street . Estas decisiones establecieron una investigación en dos etapas en la que, en primer lugar, el tribunal debe examinar si la invención reclamada está dirigida a una idea abstracta o un principio natural; si es así, sigue una segunda etapa en la que el tribunal debe determinar si la invención reclamada implementa la idea abstracta de manera inventiva o, en cambio, de una manera meramente rutinaria o convencional. A menos que la implementación o aplicación de la idea abstracta incorpore un "concepto inventivo", la invención reclamada no es elegible para patente. (Estos conceptos se explican con más detalle en los artículos sobre los casos Mayo y Alice ). Según esta prueba, la patente de State Street sería inválida. [22]

En concreto, Alice sostiene que una implementación informática genérica de una idea abstracta no es patentable. En Alice , la Corte Suprema sostuvo que una invención relacionada con software basada en un procedimiento empresarial existente no podía salvarse de la no elegibilidad de patente y convertirse en patentable simplemente diciendo: "Hazlo con una computadora". En cambio, sería necesario implementar el procedimiento de una manera inventiva. Esta decisión parece haber anulado el fallo de State Street sub silentio , como se pedía en la opinión disidente de eBay .

Los acontecimientos posterioresAliciadecisión

Después de la decisión Alice , muchas de las patentes de métodos comerciales que se habían emitido como resultado de la decisión State Street fueron invalidadas. Un comentarista tabuló las estadísticas hasta junio de 2015 y encontró que el Circuito Federal declaró inválidas más del 90 por ciento, mientras que los tribunales de distrito invalidaron más del 70 por ciento. [23]

En una de estas decisiones de tribunales de distrito, el juez federal de circuito Bryson , que actúa por designación como juez de distrito, se refirió a estas patentes de métodos comerciales como poco inventivas y meras recitaciones "aspiracionales" de "métodos para realizar una función comercial común" sin ninguna descripción de "ninguna manera novedosa de realizar esa función" más allá de decir "hazlo con una computadora":

En resumen, estas patentes, aunque frecuentemente se disfrazan con el argot de la invención, simplemente describen un problema, anuncian pasos puramente funcionales que pretenden resolver el problema y recitan operaciones informáticas estándar para realizar algunos de esos pasos. El defecto principal de estas patentes es que no contienen un "concepto inventivo" que resuelva problemas prácticos y garantice que la patente se dirige a algo "significativamente más que" la idea abstracta no elegible en sí. Como tales, representan poco más que descripciones funcionales de objetivos, en lugar de soluciones inventivas. Además, como describen los métodos reivindicados en términos funcionales, se adelantan a cualquier solución específica posterior al problema en cuestión. [24]

Véase también

Referencias

Las citas de este artículo están escritas en estilo Bluebook
. Consulte la página de discusión de este artículo.
  1. ^ 545 F.3d 943 (Circuito Federal 2008).
  2. ^ 561 Estados Unidos 593 (2010).
  3. ^ US 5193056  "Sistema de procesamiento de datos para la configuración de servicios financieros en forma de centro y radios", presentada el 11 de marzo de 1991. El inventor mencionado, Todd Boes, no fue el creador de la técnica de centro y radios. Se había ideado antes, pero Boes la desarrolló para su uso informático en Signature Financial Group. Al parecer, la programación real la realizaron otras personas bajo su dirección.
  4. ^ Cuando se cumplen las regulaciones, el IRS trata al fondo mutuo como si fuera una sociedad en lugar de una corporación o fideicomiso.
  5. ^ Las regulaciones del IRS requieren una asignación diaria de ganancias y pérdidas a los "socios" en el fondo dentro de las ocho horas a partir de las 4 p.m. cuando cierra la Bolsa de Valores de Nueva York y las 12 de la noche.
  6. ^ En los argumentos orales, el juez Rich preguntó al abogado del titular de la patente si la patente no estaba destinada a una "evasión fiscal".
  7. ^ Problemas de alcance de protección con patentes y derechos de autor sobre métodos de hacer negocios, 10 Fordham Intel. Prop., Media & Ent. LJ 105, 121 y Apéndice A (1999). El Apéndice anterior es una tabla que muestra los elementos de la reivindicación y las partes correspondientes de las reglamentaciones, uno al lado del otro. El siguiente gráfico se basa en esa tabla.
  8. ^ Véase Donald S. Chisum, Patents: A Treatise On The Law Of Patentability, Validity And Infringement § 1.03[5] (edición de 1990) (donde se afirma que los métodos comerciales no son patentables). Véase también Ernest Bainbridge Lipscomb III, Walker on Patents § 2:17 (3.ª ed. 1984) ("[U]n 'sistema' o método de realizar negocios no es un 'arte', ni entra dentro de ninguna otra designación de materia patentable aparte de los medios físicos para llevar a cabo el sistema."); Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals § 6.02[3] (2.ª ed. 1995) ("Mientras que un aparato o sistema capaz de realizar una función comercial puede comprender materia patentable, la ley sigue siendo que un método de hacer negocios, ya sea generado o no por un aparato o sistema, no constituye materia patentable.").
  9. ^ 160 F. 467 (2da. Cir. 1908).
  10. ^ 180 F.2d 26 (Circuito DC 1950).
  11. ^ Véase en general Patente de método comercial#Estados Unidos .
  12. ^ Id . en 872, 157 USPQ en 617.
  13. ^ Además de los que se refieren a leyes de la naturaleza, ideas abstractas y similares, véase Gottschalk v. Benson .
  14. ^ La frase es una cita del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en la decisión Chakrabarty , basada a su vez en una frase de un informe de 1952 del Congreso , atribuida a Pat Federico , y eventualmente derivada del Libro de Eclesiastés , en el que la frase "bajo el sol" aparece treinta veces. Eclesiastés#Temas .
  15. ^ eBay Inc. contra MercExchange, LLC , 547 US 388 (2006).
  16. ^ LabCorp contra Metabolite, Inc. , 548 U.S. 124 (2006).
  17. ^ En re Bilski, 264 Fed. Appx. 896 (Fed. Cir. 2008).
  18. ^ In re Bilski , 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc).
  19. ^ Bilski , 545 F.3d en 959.
  20. ^ Id . en 960.
  21. ^ Id . en 960 n.19.
  22. ^ Según un análisis de Mayo-Alice , las afirmaciones en State Street se refieren a la idea abstracta de cumplir con ciertas normas del IRS que rigen la tributación de los fondos de tipo hub-and-spoke como sociedades. La implementación es una implementación informática genérica convencional.
  23. ^ Véase Robert Sachs, Bilskiblog Archivado el 29 de junio de 2016 en Wayback Machine , "#AliceStorm en junio: un análisis más profundo de las tendencias judiciales y nuevos datos sobre Alice dentro de la USPTO" (2 de julio de 2015) ("Por ejemplo, la tasa de invalidez del 73,1 % [después de Alice ] en los tribunales federales se desglosa en un 70,2 % (66 de 96) en los tribunales de distrito y un sorprendente 92,9 % en el Circuito Federal (13 de 14)").
  24. ^ Loyalty Conversion Sys. Corp. v. American Airlines, Inc. , __ F. Supp. 3d __, No. 2:13-cv-655, 2014 WL 4364848 (ED Tex. 3 de septiembre de 2014) (se omiten las citas a Alice y Mayo ).
  • El texto de State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) está disponible en: CourtListener Findlaw Justia OpenJurist Google Scholar
  • "Tenemos algoritmos: las patentes de software están en auge"
  • Comentario en el sitio web de la Universidad de Cornell
  • "Después de la fiebre del oro"
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