Confusión de intereses inicial
La confusión de interés inicial es una doctrina legal en virtud del derecho de marcas que permite determinar la existencia de una infracción cuando existe una confusión temporal que se disipa antes de que se realice la compra. Por lo general, la infracción de una marca se basa en la probabilidad de confusión para un consumidor en el mercado. Esta probabilidad se determina normalmente mediante una prueba multifactorial que incluye factores como la solidez de la marca y la evidencia de cualquier confusión real. Sin embargo, la infracción de una marca que se basa en la confusión de interés inicial no requiere una probabilidad de confusión en el momento de la venta; la marca solo debe captar la atención inicial del consumidor.
Un ejemplo hipotético digno de mención de confusión de intereses inicial, analizado por primera vez en Brookfield v West Coast Entertainment [1] , involucra a dos tiendas de video. El competidor de West Coast Video, Blockbuster Video, coloca una valla publicitaria en un tramo de la autopista anunciando una West Coast Video en una próxima salida. En realidad, no hay ninguna West Coast Video en esa salida; en su lugar, hay una Blockbuster Video. El consumidor, que espera encontrar una tienda West Coast Video, ve la Blockbuster Video y decide comprar el sustituto adecuado. A pesar de que la confusión se ha disipado, Blockbuster sigue apropiándose indebidamente de la buena voluntad adquirida de la marca registrada de West Coast Video.
Historia
La doctrina de confusión de intereses inicial ha sido aplicada por los tribunales estadounidenses desde 1975. Sin embargo, con la aparición de la World Wide Web, las demandas por confusión de intereses inicial han aumentado de 10 casos que se basaban en la doctrina antes de 1990 a más de 100 entre 1990 y 2005. [2]
Origen
Grotrian contra Steinway & Sons
La primera sentencia que implicó confusión de intereses iniciales fue en Grotrian, Helfferich, Schultz., Th. Steinweg Nachf. v Steinway & Sons , [3] aunque nunca se utiliza esa expresión exacta. En el momento de la disputa, Grotrian, Helfferich, Schultz., Th. Steinweg Nachf. (también conocida como "Grotrian") importaba a los Estados Unidos pianos etiquetados como " Grotrian-Steinweg " y anunciados bajo el nombre "Steinweg". En consecuencia, Steinway & Sons presentó una demanda por infracción de marca registrada contra Grotrian. Las partes están vinculadas históricamente: el fundador de Steinway & Sons , Henry E. Steinway , que había anglicanizado su nombre de Heinrich Engelhard Steinweg después de emigrar a Nueva York en 1850, inicialmente había fabricado pianos en Alemania con la marca Steinweg, y su hijo se asoció con Grotrian. Cuando Steinweg/Steinway se fue a Estados Unidos, el negocio alemán fue vendido a los tres empleados, Grotrian, Helfferich y Schulz, con permiso para utilizar el nombre "Steinweg".
En apelación, el juez del segundo circuito WH Timbers confirmó la opinión del juez LF MacMahon de que "un potencial comprador de un Steinway, engañado por un interés inicial, puede convencerse de que el Grotrian-Steinweg, menos costoso, es al menos tan bueno, si no mejor, que un Steinway". [4] Sin embargo, el Tribunal de Apelación reconoció que la probabilidad de confusión puede no existir en el momento de la compra, porque se puede considerar que quienes compran pianos caros están bien informados. En cambio, el Tribunal sostuvo que no era necesario demostrar la confusión real o potencial en el momento de la compra en este caso. La motivación detrás de esa decisión fue que "el nombre Grotrian-Steinweg atraería a clientes potenciales en función de la reputación construida por Steinway en [los Estados Unidos] durante muchos años". El Tribunal concluyó que Grotrian estaba tratando de aumentar sus ventas basándose en la fuerza del nombre "Steinway" y que "esa confusión inicial perjudica a Steinway".
Mobil Oil Corp. contra Pegasus Petroleum Corp.
La siguiente decisión importante [2] basada en la confusión de intereses inicial fue Mobil Oil Corp. v Pegasus Petroleum Corp. [ 5] En este caso, Mobil demandó a Pegasus Petroleum, una empresa comercializadora de petróleo fundada en 1981, sobre la base de una infracción de marca registrada relacionada con el nombre "Pegasus". Mobil es titular de una marca registrada tanto para el símbolo del caballo volador que representa la figura mitológica griega de Pegasus como para el propio nombre "Pegasus". [2] Sin embargo, el logotipo de Pegasus Petroleum no representaba ningún tipo de caballo volador y consistía únicamente en dos letras "P" entrelazadas.
En el primer juicio, el juez LF MacMahon concluyó que "existe una probabilidad suficiente de confusión entre el símbolo del caballo volador de Mobil y el uso de la marca 'Pegasus' por parte de Pegasus Petroleum para conceder a Mobil una reparación en virtud de la Ley Lanham". Si bien consideró que la decisión "no era claramente errónea", el Tribunal del Segundo Circuito aclaró en apelación que la probabilidad de confusión debía entenderse como una "probabilidad de que Pegasus Petroleum ganara credibilidad crucial durante las fases iniciales de un acuerdo". El Tribunal concluyó que Pegasus Petroleum estaba engañando a los clientes potenciales debido al interés inicial que les sugería la marca Pegasus y sostiene que esta confusión inicial por sí sola constituye un daño a la marca comercial suficiente.
La era de Internet
La confusión de intereses iniciales se ha vuelto mucho más visible en la era de Internet. [2] Los tribunales han confirmado demandas por infracción de marcas registradas en nombres de dominio ( ciberocupación ), metaetiquetas que influyen en los resultados de los motores de búsqueda y palabras clave publicitarias utilizando la doctrina de confusión de intereses iniciales.
Brookfield Communications, Inc. contra West Coast Entertainment Corp.
En Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp. , [1] el 9.º Circuito adoptó la doctrina de confusión de interés inicial que se desarrolló previamente en el 2.º Circuito, y aborda directamente la cuestión de si los términos de marcas registradas pueden usarse como metaetiquetas en páginas web de titulares de marcas no registradas.
Brookfield desarrolló un software, llamado MovieBuff, que consistía en una base de datos de búsqueda de películas pasadas, actuales y futuras, sus críticas de taquilla, horarios y otros datos. En 1998 se emitió un registro de marca federal para "MovieBuff", que cubría tanto bienes como servicios. Para vender el software MovieBuff, Brookfield registró dos nombres de dominio : moviebuffonline.com y brookfieldcomm.com en 1996. También colocó una versión de la base de datos en línea en inhollywood.com . Brookfield no pudo registrar el dominio moviebuff.com en ese momento porque West Coast lo había registrado anteriormente.
West Coast, una de las cadenas de alquiler de vídeos más importantes del país, lanzó posteriormente en moviebuff.com un servicio de base de datos de películas en línea similar al que había implementado Brookfield. Además, tanto este sitio web como westcoastvideo.com , el dominio legítimo de West Coast, contenían las meta palabras clave "moviebuff" y "moviebuff.com". Estas meta palabras clave estaban destinadas a ser indexadas por los motores de búsqueda , de modo que un consumidor que buscara "moviebuff" pudiera encontrar la página. Si bien esta era una forma común de aumentar la visibilidad en los primeros motores de búsqueda, la mayoría de los motores de búsqueda modernos no dependen de las meta palabras clave para clasificar los resultados.
Aunque el 9º Circuito admitió que no había posibilidad de confusión entre los dos productos, el Tribunal consideró que West Coast era responsable de la infracción de marca registrada porque la marca registrada "moviebuff", así como "moviebuff.com", aparecían en las metaetiquetas de westcoastvideo.com , el dominio no infractor utilizado por West Coast. El Tribunal afirma que "si bien no hay confusión de origen en el sentido de que los consumidores saben que están patrocinando West Coast en lugar de Brookfield, sí hay confusión de interés inicial en el sentido de que, al utilizar moviebuff.com o MovieBuff para desviar a las personas que buscan MovieBuff a su sitio web, West Coast se beneficia indebidamente de la buena voluntad que Brookfield desarrolló en su marca registrada".
Playboy Enterprises, Inc. contra Netscape Communications Corp.
En Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. , [6] Playboy acusó a Netscape (junto con Excite) de vender anuncios publicitarios con los términos de marca registrada "playboy" y "playmate". Un tribunal de distrito desestimó el caso, citando el uso justo y otros argumentos. Sin embargo, el Noveno Circuito hizo comparaciones con Brookfield v West Coast , [1] y llegó a la conclusión de que "las analogías con Brookfield sugieren que PEI podrá demostrar una probabilidad de confusión suficiente para derrotar la sentencia sumaria. El Tribunal sostuvo que era probable que Playboy demostrara que los consumidores pueden sentirse atraídos por los productos de la competencia al aprovecharse de la reputación de Playboy al usar las marcas registradas "playboy" y "playmate", incluso si los consumidores saben perfectamente que no están comprando servicios de Playboy.
Controversia
Varias personas han criticado la doctrina de la confusión de interés inicial. Una preocupación es que la confusión de interés inicial "carece de una definición rigurosa". [7] Otros han dicho que, en ausencia de una concepción coherente del daño al titular de la marca, la confusión de interés inicial hace que sea procesable no "el daño real sufrido por el titular de la marca", sino algo más parecido a "la indignación por la marca". [8] Además, algunos afirman que debido a que la confusión de interés inicial se puede encontrar sin el análisis multifactorial de la probabilidad de confusión, representa "un atajo hacia la infracción, como un juego judicial de 'Toboganes y escaleras'". [9] Otra preocupación es la falta de consenso entre los tribunales sobre la aplicabilidad de la confusión de interés inicial. [10] El juez Berzon del Noveno Circuito, en una opinión concurrente en Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. , preguntó si el tribunal quería "seguir aplicando una regla insostenible", refiriéndose a la confusión de interés inicial como se analiza en Brookfield . [6]
Casos notables
- Google, Inc. contra American Blind & Wallpaper Factory, Inc. , en el que se cuestionó la legalidad del programa AdWords de Google sobre la base de una confusión de intereses inicial.
- Lamparello contra Falwell
Referencias
- ^ abc Brookfield Communications Inc. contra West Coast Entertainment Corporation , 174 F.3d 1036 Archivado el 29 de septiembre de 2009 en Wayback Machine. (9.º Cir. 1999).
- ^ abcd Rothman, Jennifer E. , Confusión de intereses iniciales: En la encrucijada del derecho de marcas , 27 Cardozo Law Review 105 (2005).
- ^ Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Segundo Circuito. "523 F.2d 1331: Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf., demandante-apelante, contra Steinway & Sons, demandado-apelado". Justia US Law . Consultado el 14 de febrero de 2012 .(2da. edición, 1975)
- ^ Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. contra Steinway & Sons , 365 F. Supp. 707, 717 (SDNY 1973).
- ^ Mobil Oil Corp. contra Pegasus Petroleum Corp. , 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987).
- ^ ab Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. , 354 F.3d 1020 Archivado el 17 de mayo de 2010 en Wayback Machine . (9th Cir. 2004).
- ^ Goldman, Eric, Desregulación de la relevancia en la legislación sobre marcas en Internet , 54 Emory Law Journal 559 (2005).
- ^ Coleman, Ronald, Confusión de minimis en Internet: agravando el error del interés inicial , 3 Journal of Internet Law (octubre de 2003).
- ^ Pink, Jonathan, Doctrina de confusión de intereses inicial Archivado el 11 de agosto de 2005 en Wayback Machine , IP Frontline (6 de julio de 2005).
- ^ Kravitz, Jason C., Confusión de intereses inicial: disipando parte de la confusión , Massachusetts Lawyers Weekly (23 de agosto de 2004).
Enlaces externos
- Estado de confusión de intereses inicial después de Promatek
- Confusión de intereses inicial en disputas sobre marcas
- Algunos casos de confusión de intereses iniciales y metaetiquetas
- Gripers 1, Confusión de intereses inicial 0--Lamparello v. Falwell
