Automatización de redes, Inc. contra Advanced Systems Concepts, Inc.

Automatización de redes, Inc. contra Advanced Systems Concepts, Inc.
Corte	Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito
Nombre completo del caso	Automatización de redes, Inc. contra Advanced Systems Concepts, Inc.
Decidido	8 de marzo de 2011
Membresía de la corte
Jueces en sesión	Stephen S. Trott , Kim McLane Wardlaw y Michael W. Mosman .

Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc. , 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011) fue un caso judicial decidido el 8 de marzo de 2011, en el que elTribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuitodictaminó que el uso de la marca registrada de un competidor como palabra clave de publicidad en búsquedas de Internet no constituíauna infracción de marca registrada. En el caso,Network Automationpublicitó su propio producto competidor en consultas de búsqueda que contenían la marca registrada "ActiveBatch" de Advanced Systems Concepts. Para determinar si se produjo una infracción de marca registrada, el tribunal evaluó los factores relevantes para la probabilidad de confusión del cliente descritos en AMF Inc. v. Sleekcraft Boats^[1]y concluyó que la confusión era poco probable.^[2]

Google y otros motores de búsqueda de Internet y sitios de comercio electrónico han hecho que la publicidad con palabras clave en los motores de búsqueda sea omnipresente. Network Automation ("Network") y Advanced Systems Concepts ("Systems") vendían software de gestión y programación de tareas que se anunciaban en los resultados de los motores de búsqueda. El producto de Network se llamaba Automate y el de Systems se llamaba ActiveBatch . Network decidió comprar la palabra clave "ActiveBatch" para que cuando los usuarios buscaran "ActiveBatch", el sitio web de Network se mostrara como un enlace patrocinado en secciones separadas de los resultados de búsqueda, incluidos Google Search y Microsoft Bing . Systems envió una carta a Network diciendo que el uso de "ActiveBatch" como palabra clave por parte de Network infringía los derechos de marca registrada de Systems. Como resultado, Network presentó una demanda solicitando un juicio declaratorio de no infracción. Posteriormente, Systems presentó una contrademanda y afirmó la infracción de la marca registrada en virtud de la Ley Lanham , 15 USC § 1114 ^[3] y, por lo tanto, solicitó una orden judicial preliminar contra el uso de "ActiveBatch" por parte de Network. ^[2]

Una condición esencial para la infracción de una marca registrada es la confusión del cliente. En un caso de 1979 del Tribunal del Noveno Circuito, AMF Inc. v. Sleekcraft Boats , se identificaron ocho factores para determinar si era probable la confusión entre productos relacionados:

1. fuerza de la marca
2. proximidad de las mercancías
3. similitud de las marcas
4. evidencia de confusión real
5. canales de marketing utilizados
6. tipo de bienes y el grado de cuidado que probablemente ejercerá el comprador
7. la intención del acusado al seleccionar la marca
8. probabilidad de expansión de las líneas de productos ^[1]

En 1999, otro caso del Tribunal del Noveno Circuito, Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp. , determinó que de los ocho factores de Sleekcraft, tres de ellos eran los más significativos para los casos que involucraban a Internet, conocidos como la "trinidad de Internet" o "troika de Internet". ^[2]

1. la similitud de las marcas
2. La relación entre los bienes y servicios ofrecidos
3. el uso simultáneo de Internet como canal de comercialización ^[4]

El caso Brookfield también enfatizó la flexibilidad en la aplicación de la ley a Internet, una tecnología nueva y emergente:

Debemos ser muy conscientes de la excesiva rigidez a la hora de aplicar la ley en el contexto de Internet: las tecnologías emergentes requieren un enfoque flexible.

—  Brookfield Communications, Inc. contra West Coast Entertainment Corp. , 174 F.3d 1036, 1054 (9.º Cir. 1999). ^[4]

El tribunal de distrito ordenó una medida cautelar contra Network por el uso de la marca "ActiveBatch". ^[2] El tribunal de distrito analizó los ocho factores de Sleekcraft y destacó que la "troika de Internet" de Brookfield era la más significativa, y concluyó que todos favorecían a Systems. La decisión del tribunal se basó en el uso por parte de Network de una marca idéntica, "ActiveBatch", para vender un producto que competía directamente con el producto de Systems, y en el hecho de que tanto Network como Systems utilizaban Internet para hacer publicidad. El tribunal de distrito también concluyó que muchos de los otros factores de Sleekcraft favorecían a Systems, incluido el grado de atención al consumidor porque "por lo general, los consumidores de Internet ejercen un bajo grado de atención".

La red apeló inmediatamente.

El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito revocó la decisión del tribunal de distrito en la reconsideración del caso. Concluyó que la probabilidad de confusión era insuficiente para sustentar la infracción de marca registrada y, por lo tanto, eliminó la medida cautelar impuesta a Network. El Noveno Circuito aclaró que en su fallo a favor de Brookfield, no pretendía que la "troika de Internet" fuera la prueba rígida para la infracción de marca registrada en Internet. En cambio, volvió a enfatizar que los factores y principios considerados en Sleekcraft no son exhaustivos y deben aplicarse de manera flexible en el contexto del comercio por Internet y otras tecnologías emergentes. El Tribunal del Noveno Circuito decidió que el tribunal de distrito aplicó los factores de Brookfield de manera demasiado rígida y enfatizó la flexibilidad sobre la rigidez para la "troika de Internet" de Brookfield. ^[2]

Los factores relevantes que consideró el Noveno Circuito son:

1. La fuerza de la marca
2. evidencia de confusión real
3. el tipo de bienes y el grado de cuidado que ejercen los consumidores
4. La apariencia de los anuncios y su contexto circundante en los resultados del motor de búsqueda.

El Tribunal del Noveno Circuito concluyó que este factor favorecía a Systems, ya que la marca "ActiveBatch" era el nombre del producto de Systems y también una marca registrada a nivel federal. Cualquier consumidor que buscara "ActiveBatch" probablemente buscaría el producto específico y no una categoría de bienes. ^[2]

Los productos de Systems y Network eran prácticamente intercambiables, por lo que el tribunal de distrito consideró este factor de forma aislada y falló a favor de Systems. Sin embargo, el Tribunal del Noveno Circuito concluyó que este factor debería considerarse junto con otros factores, como el etiquetado y la apariencia de los anuncios, y el grado de cuidado de los consumidores. El tribunal federal concluyó que el tribunal de distrito ponderó demasiado este factor, sin considerar el hecho de que las dos empresas eran competidoras directas. ^[2]

La prueba de similitud de dos marcas compara la apariencia, el sonido y el significado de las marcas. Esta comparación es imposible cuando no existen dos marcas distintas. El tribunal de distrito trató incorrectamente la palabra clave "ActiveBatch" comprada por Network y el producto ActiveBatch de Systems como dos marcas diferentes. El tribunal federal concluyó que la palabra clave "ActiveBatch" comprada por Network es la misma marca que el producto ActiveBatch, por lo que una comparación de similitud no era relevante. ^[2]

La prueba de la confusión real no es necesaria para demostrar la probabilidad de confusión del consumidor, por lo que el Tribunal del Noveno Circuito estuvo de acuerdo con el tribunal de distrito en que no se le dio peso a este factor. ^[2]

El tribunal federal determinó que el tribunal de distrito concluyó incorrectamente que este factor favorecía a Systems debido a que en el caso Brookfield de 1999, los usuarios de Internet habían mostrado un bajo grado de cuidado. Los usuarios de Internet ya no muestran un bajo grado de cuidado en muchas situaciones. El Tribunal del Noveno Circuito también concluyó que el tipo y el costo del producto afectan el grado de cuidado del consumidor. Es más probable que un consumidor de software comercial costoso comprenda los motores de búsqueda y los anuncios patrocinados y, por lo tanto, es menos probable que se confunda. ^[2]

El tribunal federal decidió que este factor es menos importante cuando el canal de comercialización no es oscuro. La publicidad en Internet se estaba volviendo omnipresente, por lo que compartir el mismo canal de comercialización no revela ninguna información sobre la probabilidad de confusión del consumidor. El tribunal de distrito ponderó incorrectamente este factor a favor de Systems. ^[2]

El Tribunal del Noveno Circuito concluyó que el tribunal de distrito consideró incorrectamente este factor de manera aislada y supuso que Network utilizó a sabiendas una marca similar para engañar a los consumidores. Dado que Network ofrecía un producto que competía con ActiveBatch, no estaba tratando de engañar a los consumidores, sino de informarles sobre otras opciones de productos comparables. ^[2]

El tribunal de distrito correctamente desestimó este factor, ya que la probabilidad de expansión no se aplica cuando las dos empresas son competidores directos. ^[2]

Los ocho factores de Sleekcraft nunca tuvieron la intención de ser una lista exhaustiva. La apariencia de los anuncios también fue un factor importante. El tribunal de distrito analizó correctamente los textos de los anuncios y concluyó que el texto no identificaba claramente la fuente, lo que podría haber llevado a confusión al consumidor. Sin embargo, el Tribunal del Noveno Circuito determinó que los anuncios de Google Search y Microsoft Bing estaban separados de los resultados de búsqueda y estaban etiquetados como "enlaces patrocinados", por lo que la confusión era menos probable. ^[2]

Este fue un caso importante para la publicidad con palabras clave, ya que la opinión sugirió firmemente que las palabras clave que involucran marcas comerciales no eran infractoras. Además, la opinión del Tribunal del Noveno Circuito sugirió que las sentencias judiciales anteriores que involucraban la infracción de marcas comerciales en Internet dependían demasiado rígidamente de factores específicos y no consideraban el panorama completo en el contexto de las nuevas tecnologías emergentes. ^[5] Los resultados de este caso harán que sea más difícil para los futuros demandantes quejarse por la infracción de marcas comerciales con publicidad con palabras clave. ^[6]

• Israelsen, Greg (2012), "Búsqueda de una prueba de marcas registradas: la consulta del Noveno Circuito en la automatización de redes ", BYU Law Review , 2012 : 525.